Earticle

각 국의 특허제도는 특허권자의 독점이익과 사회공익에 대해 합리 적 이익 배분을 기본으로 하며, 발명보호와 발명 활용 간의 시의적절 한 균형된 이익형량을 목표로 하고 있다. 그러나 최근 몇 십 년간 불 어 닥친 세계화의 추세에 따라, 세계무역은 단일화되고 특허제도는 친특허정책으로 표준화되고 있다. 이런 급변하는 흐름 속에서 어떤 국가는 국제무역 중 발생되는 지식재산 이익형량 편중의 심각성에 대해 실감하지 못하거나 무시하고 있어, 막대한 희생을 치루고 있는 중이다. 본 글은 이제까지 잘 연구되지 않은 지식재산의 이익형량 편중 문 제에 대해, 특허제도의 근원철학과 경제학적 특허모형에 대한 선행 연구를 살펴보고 그 대안을 모색하고자 하였다. 구체적으로 현대 지 식재산 제도의 배경철학으로서 자연권설 및 공리주의 사상의 개념 과, 이를 도덕규칙으로 적용 시 나타나는 한계점을 살펴보았다. 또한 현재 특허제도의 경제학적 효용 관점에서 수립된 보상론, 기대치론 및 누적 혁신론 등 경제모형의 한계점을 분석하였으며, 이에 대한 보 완책으로서 일반시민과 공지기술을 포함하는 새로운 기대치-경쟁 모 형을 수립하였다. 아울러 모형 모의에 공리 공정과 함께 아리스토텔 레스의 ‘덕성(德性)’ 공정을 도입함으로서 특허제도의 정당성과 합리 성을 뒷받침할 수 있는 특허공정 규칙을 세우고자 하였다. 한편 특허 세계화는 특허제도에 특허사용료와 사회적 비용 방면에 서의 외부적 요인을 발생시켰다. 따라서, 개도국에서는 이러한 특허 세계화에 따른 외부성으로 인한 ‘과도’ 상태를 보완하기 위해 다양한 정책제도를 검토해야 할 것으로 본다.

The patent systems of every country are based on the rational allocation of profits to the monopolistic of the patentee and social interests, and aims for timely and balanced distribution of profits between the protection of inventions and the utilization of inventions. But in recent decades, with the trend of globalization, the world trade has been unified and the patent system has been standardized as a pro-patent policy. Amid this rapidly changing trend, some countries are making enormous sacrifices, not realizing or ignoring the seriousness of the bias of intellectual property profits generated during international trade. On the issue of biased profit sharing of intellectual property, which has not been studied so far, this article sought to explore the prior study of the fundamental philosophy of the patent system and the economic patent model of the patent system and seek alternative. Specifically, as the background philosophy of the modern intellectual property system, we looked at the concepts of natural rights and utilitarian ideas and the limitations that appear in applying them as moral rules. In addition, the limitations of the economic model, such as reward theory, prospect theory and cumulative innovation theory established in terms of the economic utility of the current patent system, were analyzed, and a new expectation-competition model was established, including the public and the prior art, as a complement to this. It also intended to establish patent justice rules to support the legitimacy and rationality of the patent system by introducing Aristotle's virtue justice along with utilitarian justice in the model simulation. Meanwhile, patent globalization has generated external factors in patent system in terms of patent royalties and social costs. Thus, developing countries will have to consider various policy systems to compensate for the ‘excess’ state caused by such patent globalization.

본 논문에서는 불공정경쟁법의 법이념적 기초에 관하여 살펴보았 다. 자유주의 경제하에서 상업적 거래는 공정경쟁을 조장함으로서 경제적 발전과 사회적 이익을 가져온다는 이념을 가지고 있다. 불공 정경쟁은 이러한 사회적 이익을 해하는 행위로 인정된다. 불공정경 쟁과 공정경쟁을 나누는 기준에 관하여 역사적으로 확립된 네 가지 원칙에 대하여 검토해보았다. 그 원칙은 i) 로크의 노동가치이론, ii) 헤겔과 헤겔의 이론에 근거한 쾰러의 개인주의적 권리론, iii) 전통적 인 영미법상의 장려설 그리고 iv) 특히 프랑스가 의존했던 도덕적 정 의론이다. 네가지 원칙은 독립적인 것이 아니라 상호보완적이다. 로 크의 노동가치론은 가장 강한 정당성을 부여하는 것으로서 자연법에 근거하여 인간의 노동이 가져온 가치있는 결과를 무단침입 등 불공 정경쟁행위로부터 보호해야 한다는 이론이다. 로크적 이론에 기초하 는 것은 goodwill형성에 근거하는 사칭모용행위나 부정취득 법리 등 이 이를 근거로 한다. 개인주의적 권리론은 직접사칭에 대하여 정당 성을 부여한다. 장려설은 실용주의적 입장에서 불공정경쟁행위로 금 지하지 않으면 투자의 유인이 감소하게 되어 궁극적으로 사회적 효 용이 감소한다고 한다. 마지막으로 도덕적 정의는 신의성실의 원칙, 공정한 행위 등 추상적 기준을 제시하는 것으로서 불공정경쟁행위에 대하여 탄력적인 대응을 할 수 있지만 행위준칙으로서는 구체성이 떨어진다. 프랑스 불공정경쟁법은 전통적으로 도덕적 정의에 기반하였다. 불공정경쟁행위를 판단하는 기준이 다양하다는 것은 그만큼 불공정행위를 금지해야할 필요성이 많다는 것을 의미한다. 우리 부 정경쟁방지법상의 부정경쟁행위의 유형은 하나의 철학적 규범적 근 거에 의한 것이 아니라 본 논문에서 언급한 다양한 근거를 바탕으로 이해하여야 한다.

In this article, I discussed the legal foundation of the law of unfair competition. The Economic Liberalism the ideology that the commercial trade encourages the fair competition, and it brings the economic prosperity and social wellbeing. The unfair competition harms the social wellbeing. I reviews the four theoies of the demark between fair competition and unfair competition. The first is the Lockean Labor Value Theory; the second is Personality Theory which is based on the the personality theory of Hegel and the personality theory of Kolher who develops his own theory based on Hegel’s theory; the third is the Economic Incentive Theory that the traditional common law develops; the last is the justification base on Morality on which the French unfair competition roots. The Lockean Labor Value Theory provides the strong justification of protection from unfair competition. It argues that, based on the natural law theory, the fruit of human labor should be protected from unfair competition such as invasion. The unfair competition of palming off protecting goodwill from invasion and the unfair competition of misappropriation are justified to protect under the Lockean Labor Value Theory. The personality theories of Hegel and Kokher provide the justification to the direct misleading of product source as unfair competition. The incentive theory argues without the protection from free riding the social resources are less productive and resulted in deficiency of social wellbeing in final. The last theory, the justification based on commercial morality and good faith. This theory is very flexible to the changes of business environment. However, it does not provide a certainty to the traders on the market. The various perspectives on the demark between fair competition and unfair competition means to be the more necessity of prohibiting unfair competition conducts. The proposed types of the unfair competition prevention act of Korea has not be understood on one philosophical normative foundation but plural bases of the foundation as mentioned in this article.

발명의 동일성은 신규성, 선출원주의, 확대된 선출원주의, 분할출 원 등 특허법의 여러 국면에서 이루어지고, 이러한 동일한 판단은 문 언적 동일에서 실질적 동일의 개념까지 다양한 스펙트럼을 보여준 다. 특허법 제36조에서는 선출원주의를 규정하고 있고 동조 제2항에 서는 동일자에 복수의 특허 출원이 있는 경우의 취급에 대하여 규정 하고 있다. 특허출원의 일부 청구항을 분할하여 출원하는 경우에, 분 할출원으로서의 일정한 요건을 충족하면 분할출원의 출원일은 원출 원일의 출원일로 소급하므로, 이 경우에는 원출원과 분할출원의 출 원일이 동일하게 된다. 따라서 원출원과 분할출원이 동일하다고 인 정되면 원출원과 분할출원 모두 특허받을 수 없고, 만일 특허되었더 라도 모두 특허무효의 사유를 안게 된다. 본고에서는 약학조성물에 관한 분할출원의 청구범위가 원출원의 청구범위와 일부 중첩하여 동일한 발명으로 특허법 제36조 제2항의 적용이 되는지 여부가 주된 쟁점이 된 사례를 중심으로, 특허법 제36 조 제2항 적용시 발명의 동일성 여부 판단에 관하여, 국내외의 사례, 특허권 충돌 및 자기특허실시 항변의 관점, 상위개념･하위개념 발명 의 관점, 자발적 분할출원의 관점, 다항제 취지에 부합하는 해석의 관점에서 논하여, 이 사건과 같이 청구항의 일부가 중첩되는 것에 불 과한 경우에는 양자의 발명이 동일하지 않다고 보아야하고, 이러한 판단방법을 사안에 적용하여 이 사건 원출원과 분할출원 모두 특허 하는 것이 타당하다는 견해를 밝혔다.

Determination of the sameness of inventions is required in the various aspects of the patent law such as novelty, first-to-file doctrine, enlarged first-to-file doctrine, and divisional applications. The standard for the determination shows wide spectrum from the literal sameness to the substantial sameness. Article 36 of the Patent Act stipulates first-to-file doctrine, and the Subsection 2 of the Article stipulates for the treatment of the cases where multiple applications are filed on the same day. For the divisional applications, the filing date of the application can be retracted to the filing date of the original filing date, so that the filing date of both applications to be the same, making neither of the applications to be patented. We discussed the standard for the determination of the sameness under the Article 36 Subsection 2 of the Patent Act, with a case at hand where the claim of a divisional application for a pharmaceutical composition partially overlaps with the claim of the original application. Domestic and foreign cases regarding the issue have been reviewed, and the standard for the sameness has been discussed in terms of the conflicting patent rights, from the point of view of protest of working of one’s own patent, genus-spices inventions, and voluntary divisional applications. It is concluded that the inventions where only some part of the claims are superimposed with each other, shall not be deemed to be the same. Applying the standard to the case we found that it is appropriate to patent both the parent and the divisional application.

현대사회에서 기술이 복잡해지고 기술 간 협력이 필요해짐에 따 라, 하나의 발명을 창작하기 위하여 여러 기술자의 공동 작업이 증가 하고 있고, 그에 따라 관련 분쟁 또한 지속적으로 증가하고 있다. 이 에 본고는 수인을 공유자로 하여 등록된 특허에 대한 특허무효심판 에서, 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 특허무효 심판을 청구할 수 있는지 여부와 관련된 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결을 중심으로, 공동발명의 의미, 공동발명자 결정, 특 허권 공유의 법적 성질, 공유 특허의 경우 당사자 문제를 살펴보았 다. 이를 통해 다음과 같은 2가지의 결론을 제시하였다. 먼저, 특허권 의 분할에 대한 절차법적인 규정이 특허법에 존재하지 않고 있다는 점, 특허권은 무체재산성과 불가분성이라는 특성을 가지고 있다는 점, 공유자 모두가 소송당사자가 아닌 상황 하에서, 특허무효 등의 판결이 있는 경우 소송당사자가 아닌 공유자는 이후 다른 소송에서 권리주장을 할 수 없게 된다는 점, 통상적으로 공유특허권자는 상호 신뢰에 근거하여 긴밀하게 협력하고, 양 당사자는 상대방의 이익을 특별히 고려해야 하고, 계약당사자 사이의 계약관계는 타방의 이익 을 해치는 행위를 하지 않아야 할 의무를 부담하는 조합관계와 유사 한 특징을 지니고 있다는 점 등을 고려할 때, 일부 특허공유자가 다 른 공유자를 상대로 일부 지분권에 대한 특허무효심판을 청구하는 것은 인정되지 않는 것으로 해석된다. 아울러, 특허권의 공유는 민법상 공유와는 달리 지분별로 독립성 이 인정되는 것이 아니라 전체로서 하나의 특허권이 공유자 모두에 게 합일적으로 확정되어야 할 필요성에서 특허심판이 고유필수적 공 동심판으로 인정되고 있다는 점, 특허법의 공유자가 특허무효심판에 서 패소한 경우에 그 심결취소소송은 그 소송의 목적이 공유자 모두 에게 합일적으로 확정될 필요가 있다는 점, 일부 공유특허권자가 다 른 일부 공유특허권자를 상대로 하는 특허무효심판이 청구되면, 승 소 혹은 패소의 결과에 관계없이 특허를 무효로 한다는 심결이 확정 된 때에는 특허권의 불가분성이라는 특성으로 인해 혹은 특허권의 분할에 대한 절차법적인 규정이 특허법에 존재하지 않고 있는 상황 으로부터 전체 특허권이 처음부터 없었던 것으로 취급된다는 점 등 을 고려할 때, 공유 특허권인 경우 일부 공유자를 피청구인으로 하여 특허무효심판을 청구하는 것은 인정되지 않는 것으로 해석된다.

The sharing of patents occurs when two or more inventors jointly invent an invention and then jointly filed a patent. In addition, the sharing of patent rights occurs when a part of the right to obtain a patent is transferred to a third party and there are more than two applicants. Finally, the sharing of patent rights can also occur when a part of the patent right is transferred to a third party after obtaining the patent right. As technology becomes more complicated in modern society and cooperation among technologies becomes necessary, the collaboration of various technicians is increasing to create one invention, and related disputes are continuously increasing. Under these circumstances, the Supreme Court decided that a request for the invalidation trial against the share of joint ownership of patent right has an unlawful defect. It is reasonable that Supreme Court Decision didn’t accept a request for the invalidation trial against the share of joint ownership of patent right by acknowledging the unity of disposition of a patent as the object of the invalidation trial. This paper analyzes the precedents of the Supreme Court and summarizes its meaning.

이른바 현대형 소송으로 불리는 의료 과실 소송, 건축 관계 소송, 지식재산권 소송 등과 같은 전문 소송은 사안을 파악하기 위해 고도 의 전문적 지식이 필요한 경우가 많다. 특히 특허소송은 더욱 그러하 다. 사실관계 확정을 위해 기술적인 전문지식을 필요로 하는 경우가 많은 특허소송에서 법관에게 모든 기술 분야에 대한 구체적이고 전 문적인 식견을 기대하는 것은 어렵고 전문가의 도움이 필요하다. 우 리나라는 기본적으로 감정제도를 통해 법관의 판단능력을 보충하여 왔지만 전문소송에 보다 효율적으로 대처하기 위해 2007년 민사소송 법을 개정하여 전문심리위원제도가 도입되게 되었다. 그런데 전문심 리위원제도는 동 제도가 도입된 지 벌써 10년 이상이 흘렀지만 제대 로 활용되고 있지 못하다는 문제가 계속해서 지적되고 있다. 본 연구 에서는 우리나라 전문심리위원제도의 참고가 된 일본의 전문위원제 도를 비교법적으로 연구함으로써 현행 특허소송에서 전문심리위원 제도가 가지는 문제점과 한계를 파악하고 이를 개선하기 위한 방안 을 제시하고자 하였다. 전문심리위원제도는 감정제도가 가지는 단점 을 보완하고 간이 감정으로서의 역할을 담당할 수 있는 등 많은 장 점을 가지는 제도이다. 그럼에도 불구하고 활용도가 지나치게 낮다 는 점이 문제이다. 아무리 좋은 제도라도 제대로 활용되지 못한다면 도입취지가 반감될 수밖에 없다. 동 연구의 제안에 따라 전문심리위 원제도가 활성화되고, 감정제도와 전문심리위원 제도가 가지는 각각의 장점을 살려 효율적으로 활용될 수 있다면 보다 신속하고 신뢰성 있는 특허소송이 가능할 것으로 생각된다.

Professional litigations, such as medical malpractice litigation, architectural litigation, and intellectual property litigation, often require highly specialized knowledge to identify issues. In particular, patent litigation is more so. In patent litigation, it is difficult to expect judges having specific and professional insights into all technical areas, therefore, expert assistance is required. Korea has basically supplemented the judge's judgment ability through the appraisal system. However, in order to cope with professional litigation more effectively, the Civil Procedure Act of 2007 was revised and an expert advisor system was introduced. More than 10 years have passed since the introduction of this system, however, it has been pointed out that this system is still not being used properly. The purpose of this study is to improve the expert advisor system in patent litigation. Especially, I tried to propose a method to improve the expert advisor system in the current patent lawsuit by comparative legal study of the system in Japan which became reference of the expert advisor system of Korea. The expert advisor system is a system that has many merits, such as being able to complement the shortcomings of the appraisal system and play a role as a simple appraisal. Nevertheless, the problem is that the utilization is too low. No matter how good a system is, if it can not be used properly, the intention of introducing it will be halved. If an expert advisor system is activated and each of the advantages of the appraisal system and the expert advisor system can be utilized effectively, a faster and more reliable patent litigation will be possible.

MUMUSO는 중국기업이지만 한국의 제품, 한국의 이미지, 한국의 신뢰도를 등을 이용해 한국의 기업인 것처럼 영업을 하고 있다. 영업 을 함에 있어 유통하는 제품이 한국 제품이 아님에도 불구하고 ‘한국 에서 왔어요.’ 라고 한다거나 한복을 입은 점원이 물건을 판매한다거 나, 한국어로 된 간판을 사용하는 등의 행동을 통해 한국기업, 한국 제품인 것처럼 보이게 하고 있다. MUMUSO는 이러한 영업형태의 차 용뿐만 아니라 MUMUSO라는 지식재산 분야에 있어서도 신경을 많 이 쓰고 있다. 즉, MUMUSO는 서울에 무궁화라이프(주)를 설립하고 해당 업체 명의로 기업명칭에 kr을 포함하여 한국기업임을 연상케 하는 상표권을 출원하는 등 MUMUSO를 한국에 기반을 둔 기업인 것처럼 보이게 하고 있으며, 한국인 디자이너를 영입해 MUMUSO에 서 유통 중인 제품을 한국에서 디자인한 것처럼 보이게 하고 있다. 하지만 한국에서 판매하는 제품과 동일하거나 유사한 디자인 혹은 캐릭터를 이용한 제품을 판매하고 있으며, 한국에서 판매하지도 않 는 제품이 마치 한국에서 생산된 제품인 것처럼 판매하는 등 우리나 라와 관련이 없는 제품을 판매하고 있으며, 심지어 이러한 제품이 중 국뿐만 아니라 태국, 베트남, 필리핀 등지로 사업을 확장하고 있어 우리나라 혹은 우리기업의 피해가 예상된다. 이에 본 논문에서는 이러한 MUMUSO와 같은 한류편승 기업이 우 리나라로 진출하는 경우 어떠한 국내법을 적용할 수 있을 것인지에 대해서 살펴보았다. 즉 상표법, 부정경쟁방지법, 소비자보호법 내지 는 표시광고법 등에 대해서 검토를 하였으며, 국내법뿐만 아니라 WTO/TRIPs 규정 및 각국과의 FTA협정문을 통한 구제방안을 살펴 보았다.

MUMUSO is a Chinese company but operates as if it were a Korean company using Korean products, Korean image, and Korean credibility. Despite the fact that the distributed product in the business is not from Korea, MUMUSO makes it look like Korean companies and Korean products through actions such as selling goods and using signboards in Korean. And MUMUSO established Mugunghwa Life in Korea and applied for the trademark that reminds the consumer that it is a Korean company such as including kr in the name of the company. By doing so, MUMUSO is making it look like a South Korean-based company. MUMUSO hired a Korean designer and makes the product look like it was designed in Korea. However, MUMUSO sells products using the same design or character as those sold in Korea, and products that are not even sold in Korea are sold as if they were made in Korea. MUMUSO is even expanding its business and products to Thailand, Vietnam and the Philippines as well as China. Therefore, damage is likely to occur in the Korean companies. In this paper, domestic laws that could be applied if a company like MUMUSO operates in Korea were examined such as the Trademark Act, the Anti-competition Act, the Consumer Protection Act, the Advertising Act, etc. Further, the remedies through the WTO/TRIPs regulations as well as domestic laws and FTA agreements with countries were reviewed.