Earticle

인간의 질병의 치료를 위한 의약의 용량 · 용법은 원칙적으로 자연현 상에 불과하다. 따라서 인간의 질병의 치료를 위한 의약의 용량 · 용법 은 특별한 사정이 없는 한 특허를 받을 수 없다. 그럼에도 불구하고 우리 대법원은 노력과 자본이 투자되었다는 이유로 의약의 용량 · 용법 에 대하여 특허요건을 심사하여 특허를 부여할 수 있도록 했다. 특허를 받기 위해서는 자연법칙을 이용한 발명이어야 함에도 불구하고 자연법 칙의 이용성에 대한 검토는 이루어지지 않았다. 특허는 자연법칙 그 자체에 대해서는 부여할 수 없다. 이는 특허법의 명제라고 할 수 있다. 이러한 명제는 실용주의적 입장 뿐만 아니라 근본 적으로 로크의 철학에서 기원한다. 로크는 자연상태 자체가 아닌 자연 에 가한 가치있는 노동의 결과물에 대하여 재산권을 인정했지만, 재산 권을 취득하기 위해서는 충분하고 동등하게 남겨둘 것이라는 단서를 충족해야 한다. 자연법칙은 유일한 것으로서 자연상태 그 자체이어서 사유화가 될 수 없고, 사유화는 충분하고 동등하게 남겨둘 것이라는 단서를 위반할 수밖에 없다. 따라서 자연법칙을 이용하여 새로운 가치 를 창조하여야 사유화를 할 수 있다. 로크이론의 지지자인 로버트 노직은 로크이론을 강화시켰는데 그는 로크의 충분하고 동등하게를 장래 기회의 상실과 과거 자유의 상실로 나누어 장래 기회의 상실은 충분하고 동등하게 단서를 위반한 것으로 보지 않는다. 과거 자유의 상실하게 하는 나쁜 지적재산권은 충분하고 동등하게 남겨둘 수 없다는 조건을 위반하게 된다. 인간의 질병의 치료를 위한 의약의 용량 · 용법은 용도발명과도 다르 다. 용도발명은 발명된 것이지만 의약의 용량 · 용법은 의약에 따르는 자연현상에 불과하다. 그럼에도 불구하고 대법원은 용도발명과 같이 취급하고 있다. 따라서 용도발명과 의약의 용량 · 용법은 구별하여야 하는 것이다. 우리 대법원은 지적재산권에 관한 철학에 대한 성찰이 필요하다. 지 적재산권 철학은 지적재산권의 출발점이 된다.

The methods for treatment of the human body by medicine is basically a natural phenomena. Therefore they are not patentable under the Korea Patent Law without any cause. Nevertheless, the Korea Supreme Court decided The methods for treatment of the human body by medicine are patentable subject matter with emphasis on the effort and invested capital to get the data for the methods. To be patentable subject matter, there must be an invention using the law of nature. First of all, the Court might examine the application of the law of nature. That the law of nature is not a patentable subject matter seems a thesis. The thesis is not only based on the Utilitarian philosophy but also fundamentally on Lockean philosophy. Locke provides the justification of the privatization to the value by labour. However, he also provides a proviso of the justification that there is enough and as good left to other commoners. The law of nature is sole left to humans. The nature cannot be privatized. The privation of the nature would be violate the proviso. With application of the law of nature and addition of value, it can be privatized and patented. Robert Nozick, a Lockean philosopher, supporting the theory of Lockean property theory provides the weak proviso, that is lost of the future opportunity and the strong proviso, that is lost of the past liberty and argues that the weak proviso is not violate the Lockean proviso, enough and as good left. The bad intellectual property which make the past liberty that humans enjoy lose violates the proviso, enough and as good left. The methods for treatment of the human body by medicine and the use patents are different each other. The use patent is conferred to new things newly invented. However, The methods for treatment of the human body by medicine is not invented because it is followed by the invention of medicine. Nevertheless, the Supreme Court of Korea treats both equally for patentable subject matters. The use patent and the methods for treatment of the human body by medicine are differentiated respectively. The Supreme Court of Korea need to consider the fundamentals and philosophies of the intellectual property law. The starting point of the intellectual property law is the considering the fundamentals and philosophies of the intellectual property law.

학습가능한 양질의 데이터세트(교육데이터세트 또는 학습용 데이터 세트)는 인공지능 기술의 경쟁력을 좌우한다. 원시 데이터를 인공지능 학습용 데이터세트(교육데이터세트)로 가공하여 제공하는 비즈니스가 점차 활성화되고 있다. 이와 관련하여 2015년 이래 국내 인공지능 핵심 기술 출원은 연평균 54.3%의 높은 증가율을 보이며, 인공지능 학습용 데이터세트 생성‧가공 기술에 관한 특허출원도 함께 증가하고 있다. 국 내법상 인공지능 학습용 데이터세트의 보호방법에 대해 검토한 결과, 인공지능 학습용 데이터세트의 불법복제, 모방생성 등은 현행의 특허 법, 저작권법, 부정경쟁방지법, 민법(불법행위)에 의해 보호할 수도 있 다. 하지만, 기술적 특징이 있는 인공지능 학습용 데이터세트를 모방·생 성하여 배포 내지 송신하는 경우에는 법적 보호의 공백이 존재하는 것으로 판단되어 인공지능 학습용 데이터세트의 보호를 위한 법제를 정비하는 것이 시급한 과제로 떠오르고 있다. 이 문제를 해결하기 위한 비교법적 분석방법으로서 미국, 일본, 유럽 (이하 ‘주요국’이라 한다.)에서의 인공지능 학습용 데이터세트에 대한 특허법상 보호 여부를 비교하여 고찰한다. 이들 주요국에서 현형 제도 에 의해서는 인공지능 학습용 데이터세트를 보호하지 않는 경우, 이를 보완하기 위한 제도 개선사항(예: 일본의 특허법 개정 추진사항)을 검토한다. 이를 바탕으로 우리나라의 현행 특허법상 인공지능 학습용 데이 터세트의 보호범위를 검토한다. 보다 구체적으로 말하자면, (i) 인공지 능 학습용 데이터의 생성, 사용, 유통(온라인 송신 포함) 측면에서 특허 법상 학습용 데이터세트에 대한 보호공백이 없는지 여부와 (ii) AI 모델 학습방법 특허발명에 대해, 학습용 데이터세트의 온라인 송신이 ‘AI 모델 학습방법의 사용을 청약하는 행위’로 볼 수 있는지 여부를 고찰한 다. 그런 다음, 우리나라의 현행 특허법상 인공지능 학습용 데이터세트 에 대한 보호공백이 존재한다면 이를 보완하기 위한 실무 개선방향 또는 특허법 개정안을 제안한다. 이와 관련하여 인공지능, 데이터세트 에 대한 정의 규정의 도입, 인공지능 학습용 데이터세트가 발명인 경우 실시행위의 범위 확대 및 침해간주행위의 신설 등을 제안하고자 한다.

The competitiveness of AI technology depends upon the quality of trainable data sets for AI. The businesses, who process raw data into trainable data sets to train artificial intelligence, are getting increasingly popular and vital. In this context, we have witnessed 54.3 % of annual increase of the numbers of the patent applications for key AI technology. Among them, the patent applications for technology creating and processing trainable data sets for AIs. Following in-depth analysis of legal frameworks as to whether those inventions relating to trainable data sets have been fully protected under them, the right holder(s) of data sets which train AIs can seek for legal remedies under copyright law, unfair competition law, patent law, and even civil code in cases where they are illegally duplicated and created by piracy. However, when the scope of patented claims covers a device and/or a method creating trainable data sets which can be used for AIs, the distribution of the data sets is not within their ambit. Furthermore, online transmission of trainable data sets is not covered by a method patent because the license of the method patent refers to its use or offer to use. Hence, this Article needs to delve into whether online transmission of trainable data sets constitute offer to use a method patent. In conclusion, this Article propose the definition of AI, data sets and trainable data sets for AIs, and the extended scope of license and of acts considered to infringe a patent as well.

직무발명보상금 산정은 복잡하고 어려운 작업이다. 특히, 직무발명보 상금 산정의 기초가 되는 회사이익을 구하는 작업이 매우 어렵다. 대법 원 2009다75178 판결, 2014다220347 판결 등은 회사이익을 회계상의 이 익과 구분하면서 회계장부상 손익계산과는 무관하게 직무발명에 의한 실제 이익을 회사이익으로 인정해야 한다고 설시한 바 있다. 그 설시에 따르면 회사의 이익을 구하기 위하여 매출액에 실시료율을 곱하는 현 행 법리에 따라 회사는 이익이 없는 경우에도 직무발명에 대한 보상금 을 지급하여야 한다. 매출액에 실시료율 등을 곱하여 회사이익을 구하 는 법리는 우리 법원이 애용하는 것인데, 그 법리가 회사이익의 산정을 용이하게 하는 장점이 있는 반면, 상황에 따라서 상식에 반하는 결과를 초래하게 하는 단점을 가진다. 이글은 그러한 문제점을 인식하고, 실시 료율의 개념 및 직무발명보상금 산정 체계를 분석하였다. 이 글은 직무발명보상금 산정의 기준이 되는 매출액에는 대상 직무 발명 외에 여러 다른 요소, 즉 비용, 다른 기술, 비기술적 요소가 같이 기여함을 설명하고, 구체적 이익률이 존재하는 경우 매출액에 그 이익 률을 곱하는 산정 법리가 더 바람직할 수 있음을 설명하였다. 달리 말하 면, 통계치인 실시료율이 아닌 구체적 이익률을 적용함으로 인하여 회 사이익이 적자인 경우 일반적으로 회사이익이 음(-)이 되어 회사가 직무발명에 대한 보상금을 지급할 필요가 없게 되는 것이다. 이와 반대로 경기가 활황이어서 직무발명에 의한 매출액이 막대하였던 경우, 발명자 는 회사의 높은 이익률을 보여주는 회계장부를 증거로 제출하고 해당 판매현실을 제대로 반영해 줄 것을 법원에 청구할 수 있어야 한다. 그런 견지에서 이 글은 위의 대법원 판결들의 회사이익에 대한 설시는 회계 상 이익‘만’이 회사이익이 아니라 다른 이익도 고려될 수 있지만, 회계상 이익은 당연히 고려될 수 있다는 것으로 해석되어야 함을 주장하였다. 그 주장의 논거로는 ① 대법원이 2009다75178 판결에서 처음으로 회계 상 이익에 관하여 설시를 하면서도 그 근거를 제시하지 못하였던 점, ② 보상금을 산정하면서 매출액을 근거로 하는 현행 법리가 회계장부 에 나타난 매출액을 인정하므로, 회계장부에 나타난 비용액(이익률)도 인정하여야 한다는 점, ③ 회사이익의 의미가 영업이익설을 따른다는 설명이 있다는 점, ④ 실시료 또는 양도대금의 회계상 이익만 있는 경우 당연히 회계장부상 이익으로 기록되고 그 이익이 회사이익을 구함에 있어서 당연히 반영된다는 점, ⑤ 합병의 경우 회계상 특허가치가 평가 되듯이 그 회계상 특허가치가 직무발명보상금 산정에 반영되어야 한다 는 점, ⑥ 통계치로서의 이익률이 인정되듯이 개별 회사의 이익률도 인정되어야 하는 점, ⑦ 원고(발명자)가 회계상 이익이 거대하였다는 점을 회계장부로 증명하는 경우 그 내역을 반영해야 하듯이 반대로 피고(회사)도 회계장부로 증명할 수 있어야 한다는 점 등이 제시되었다. 개별 회사의 구체적 이익에 대한 회계상 증거를 전혀 고려하지 않고 간접자료인 실시료율 통계치에 지나치게 의존하는 법리는 사용자에게 는 물론이고 발명자에게도 불합리한 결과를 초래할 수 있음을 명심해야 한다.

It is complex and difficult to calculate employee invention remuneration. In particular, it is very difficult to measure the company’s profit, which acts as a basis in calculating the employee invention remuneration. The Korea Supreme Court’s 2009da75178, 2014da220347 decisions, etc. articulated that the company’s profit would be an actual profit earned thanks to an employee invention itself rather than an accounting profit, which would mean that the accounting profit should not be taken into account in calculating the company’s profit. Given that articulation from those decisions granted, the company (defendant) should pay remuneration for the employee invention even without any profit in the accounting book because the methodology that is multiplying a royalty rate to a sales revenue has been used under current jurisprudence in calculating the company’s profit. Even though that methodology has a merit of easily calculating the company's profit, but also has a demerit that it may not result in a reasonable outcome. With concern of the disadvantage, this article has deeply analyzed what the concept of the royalty rate would be and the system to calculate the employee invention remuneration. This article has firstly showed that a sales revenue, which is considered as a basis in calculating the employee invention remuneration, is affected by such several factors as cost, other technologies, and non-technical factors, and secondly explained that a methodology that is multiplying a profit rate to a sales revenue to calculate the company’s profit would lead to more reasonable outcome when there exists a company’s individual and specific profit rate. In other words, the company need not pay a remuneration for a employee invention in the case where the company’s profit is calculated by using profit rate rather than usual royalty rate because its profit rate will be below zero when the company is deficit in profit. On the contrary, when an employee-inventor anticipates that the company’s sales revenue will be huge due to the economic boom he or she should have an opportunity to prove that the company’s profit rate is much higher than the usual royalty rate by providing the courts with evidence of an accounting book to show a difference between earnings and cost. In this regard, this article has asserted that the above-mentioned rulings of the Korea Supreme Court should be interpreted to mean that the accounting profit can be taken definitely into account with other kinds of profit in calculating the company’s profit. There are several reasons for the assertion made by this article is as follows: (1) Supreme Court’s 2009da75178 decision first articulated “accounting profit” but failed to suggest any legal basis, (2) as current jurisprudence (in calculating remuneration) uses sales revenue specified in the accounting book, relevant cost specified in the same book should be allowed as evidence, (3) there is an explanation that the company’s profit is based on a theory of an operation profit, (4) if there is only an accounting profit regarding an amount representing patent license and assignment the amount of the profit should be recorded into the accounting book, (5) an accounting patent value should be considered in calculating the employee invention remuneration as reflecting the accounting patent value in the case of merger, (6) an individual and specific profit of the company should be accepted as a statistical profit rate is permitted, (7) as the plaintiff (inventor)’s accounting evidence which shows big profit shall be accepted as evidence, contrarily the defendant (company) should be allowed to prove deficit under the accounting book. In calculating the employee invention remuneration, it should be remembered that the methodology that relies heavily on such a statistical royalty rate as an indirect data without taking an accounting profit into account would result in unreasonable outcome not only for the company but also for the employee-inventor.

우리 대법원은 2017후2819 판결을 통해 특허의 실시권자는 특허권자 로부터 권리의 대항을 받을 염려는 없지만, 특허가 무효가 되면 그는 실시료 지급, 실시 범위 등의 제약에서 벗어날 수 있으므로 무효심판을 구할 이해관계인이 될 수 있다고 하였다. 미국의 판례도 실시권자는 특허의 유효성을 다툴 수 있다는 태도지만, 다양한 방법으로 특허를 무효시킬 수 있는 미국의 제도적 차이로 인해 우리나라와는 그 이유를 달리하고 있다. 예를 들어 미국에서 특허무효 확인판결의 소를 제기하 기 위해서는 긴급성과 실제성이 있는 상당한 분쟁이 있어야 하는데 단순히 실시료 지급, 실시 범위 등의 제약이 아니라 계약을 해제하겠다 는 명백한 협박, 고의 침해에 대한 징벌적 손해 배상, 총 수익의 80%에 해당하는 제품 판매 금지 명령의 위협을 상당한 분쟁의 증거로 인정하 였다. 만약, 실시권 계약에 실시권자는 특허의 유효성을 다투지 않겠다는 부제소 특약이 포함되어 있다면 잘못 등록된 특허를 신속하게 무효시 켜야 한다는 특허제도의 대원칙에 따라 특약의 효력이 무력화될 가능 성이 크다. 하지만, 우리 대법원 판례는 무효심판 계속 중에, 미국의 판례는 소송 중에 분쟁당사자들이 체결한 화해 협약에 부제소 특약이 포함된 경우, 특약은 효력이 있어 특허의 무효성을 다툴 수 없다는 판단을 내렸다. 우리나라는 공정거래법과 심사지침에 따라 특허권자가 실시 권자로부터 요구하는 부제소 합의가 특허권의 정당한 권리범위를 벗어 난 불공정한 조건으로 판단되어 무효가 될 수 있다고 보는데, 미국의 판례는 잘못 등록된 특허를 신속하게 제거해야 한다는 공익적 가치와 자유계약의 가치의 무게를 비교하면서 공익적 가치가 더 크다고 보고 있다. 무효심판의 공익적 가치와 자유계약의 가치를 비교하면 우리나라 에서도 일반적으로는 실시권자의 무효심판 청구를 금지하는 부제소 특약은 효력이 없다고 보는 게 옳다고 판단된다. 하지만, 특허침해 소송 중에 부제소 특약이 명시되어 있는 화해 협약이 체결되었다면, 분쟁해 결이라는 더 중요한 공익적 가치가 있으므로 부제소 특약은 효력이 있다고 보는 게 옳다고 판단된다.

According to the Korean Supreme Court Ruling 2017 Hu 2819, although a patent licensee no longer has the fear of being challenged by the patent holder, the licensee is still a stakeholder who is eligible to claim a patent invalidity trial due to the licensee obligations, such royalty payments and license restrictions. The U.S. precedent also entitles a patent licensee to challenge the validity of the licensed patent, but under different rationale due to various options of invalidation available in the U.S. If a patent license specifically states that the licensee will not challenge the validity of the licensed patent (“no-challenge clause”), important public interests may cause such no-challenge clause to be regarded as nullified. However, exceptions in several Korean cases and the U.S. cases exist where the license was concluded as a settlement agreement to end a lawsuit or a legal dispute. In Korea, such no-challenge clause can be scrutinized under the Fair Trade Act and its guidelines as an evidence of patent misuse. As the Korean Civil Procedure Law, the Korean supreme court precedents, and the Fair Trade Act suggest the balancing test between the value of public interest in patent invalidation versus the value in freedom of contract, generally the no-challenge clause shall be regarded as to be nullified in Korea. However, in the midst of a patent infringement lawsuit, the parties may conclude a settlement agreement that contains such no-challenge clause. In that situation, because the value of the public interest in settling a dispute outweighs the value of the public interest in patent invalidation, the no-challenge clause shall remain effective.

2007년 말 유럽 특허조약 2000(EPC 2000)에 따라 의약 용도발명 특허 가 가능해지고, 2010년 EPO의 G 2/08 결정으로 투여방법에 대해서도 특허가 가능해지면서 의약 용도발명 특허의 명세서 기재 개연성이 중 요성을 더하게 되었다. EPO에서는 문제/해결 방안(problem/solution) 접근법에 따라, 발명의 효과 기재에 개연성 없는 제초제용 화합물 발명에 대해 기술적 기여가 독점 범위를 초과하는 경우 진보성을 부인하는 AgrEvo 법리를 발전시 켰다. 한편 영국은 불충분한 명세서 개시는 기술적 기여 없는 것으로 기재 불비로 무효되어야 한다는 원칙 하에 3가지 유형의 기재불비를 구별하 였다. 즉 첫째, 당업자가 명세서 기재에 기초하여 발명을 ‘과도한 부담’ 없이 실시할 수 없는 ‘실시가능성’(enablement)을 중심으로 하여 과도한 부담의 정도를 정하기 위한 전통적 기재불비(classical insufiiciency); 둘째, 원리/개념이 청구범위 전 범위에 걸쳐 적용된다는 기능적, 효과적 발명 요소의 기재가 개연성이 없어 결국 지나치게 넓은 경우에 해당되는 ‘Biogen 기재 불비’에 해당하게 되는 경우로 나누어 각각의 법리를 발전 시켜 왔다. EPC 2000에 따라 용도발명의 특허 부여가 가능해지면서 EPO는 의약용도 발명에 대해 명세서에 최초 출원일 당시의 명세서에 의학적 효능 이 개연성 있는 정도로 기재되어 있어야 한다고 하면서(Salk Institute T609/02), 치료 효능 기재가 개연성을 인정받기 위해서는 관련 질병 진행에 직접적으로 관련된 대사 메커니즘을 기초로 한 합리적 전망에 기초하여 개시 내용이 진실한 것임을 예측할 수 있어야 한다고 하였다. 영국 대법원은 Warner-Lambert 사건 판결에서 EPO의 강화된 치료 효과 기재의 개연성 기준을 받아들여 신경병증적 통증 치료제 용도를 청구한 특허를 기재불비로 판단하여 무효시키면서 개연성 판단기준을 제시하였다. 이 판결로 인하여 용도발명의 개연성 기준이 크게 강화되 자 AIPPI를 비롯한 특허제도 사용자 단체에서는 용도 발명을 위축시키 는 지나친 기준이라는 우려가 나오고 있다. Warner-Lambert 판결이 개연성 충족 기준을 크게 높이면서 채택한 바 있는 명세서 기재 주장의 진실성이 ‘질병의 진행에 특히 관계되는 대사 메커니즘에 직접적 영향’에 기초하여야 한다는 것을 예시적 기준 의 하나로 완화하여, 명세서 기재의 진실성 예측을 다른 방법에 의한 것도 모색할 수 있을 것이다. 강화된 개연성 기준에 의한 부작용을 줄이기 위해서는 종래 특정 화합물을 중심으로 발전되어 온 기재불비 법리와 폭 넓은 개념/원리를 중심으로 적용되는 ‘개연성 있는 기술 개시’를 요구하는 Biogen insufficiency 간에 적용 대상을 구분하는 세밀한 경계선이 필요해 보인 다. 특정의 발명에서 전통적 기재불비와 Biogen 기재불비를 구별하는 것이 어려운 경우가 많기 때문이다.

The EPC 2000 lifted restrictions on medical use inventions. The Enlarged Board of Appeal of the EPO further allowed patents on dosage regimen available by its decision of G 2/08 in 2010. The changes in Europe brought the importance of sufficient disclosure in patent application to our attention. Based on its problem/solution approach to invention, the EPO developed “AgrEvo obviousness” objection against speculative claims, of which the technical contribution exceeds the monopoly of the patent protection. The courts of the UK has identified the three different ways in which a patent with insufficient specification could be revoked: first, where the teaching of the patent does not enable the skilled person to perform the invention without undue burden, second, where the scope of claim breath is excessive (so-called Biogen insufficiency), and third, where because of the ambiguity of the claim, the skilled person cannot tell whether he is working the invention or not. The EPO Board of Appeal in Salk Institute T 609/02 decided, where a claim is for a medical use of a substance, the disclosure of the therapeutic effect is a technical feature of the claim and must be detailed. The EPO required that the patent specification must provide a reasonable prospect that the asserted therapeutic effect of the substance would prove to be true based on a direct effect on a metabolic mechanism specifically involved in the disease. The majority of the UK Supreme Court in Warner-Lambert listed up seven points for plausibility test for supposing that the implied assertion of efficacy is true. Many patent practitioners attended to the 2019 AIPPI Congress in London expressed their concern about the heightened standard of plausibility adopted by the majority in Warner-Lambert decision. The author would like to suggest the sixth point of Warner-Lambert test, i.e., ‘a direct effect on the metabolic mechanism specifically involved in the disease’ to be considered as an example, not a requirement, to show the fifth point of Warner-Lambert test, i.e., ‘the reasonable prospect that the assertion would prove to be true.’ Another suggestion by the author is to establish a fine line to distinguish the insufficiency laws of Biogen and Lundbeck.

한-EU FTA는 지리적 표시의 리스트 교환방식에 의한 간편보호체제 를 채택하고 있고 양 당사국의 합의에 따라 ‘보호 지리적 표시’목록을 추가할 수 있도록 정하고 있다. 한-EU FTA 체결 후 처음으로 부속서 개정을 통하여 EU의 46개 지리적 표시가 추가로 보호될 예정이다. 한 -EU FTA의 경우 지리적 표시 의제는 협상 과정 내내 합의 도출이 어려 웠던 분야였다. EU측은 EU 회원국에 등록되어 있는 모든 지리적 표시 의 보호를 요구하였지만, 협정문 부속서 제10-가 농산물 및 식품에 대한 지리적 표시와 제10-나 포도주, 방향포도주 및 증류주에 대한 지리적 표시 목록에 등재된 것만을 우선적으로 보호하기로 합의를 하였다. 한 -EU FTA가 채택하고 있는 ‘보호 지리적 표시’의 리스트 교환 및 추가 방식은 FTA 협상에서 지리적 표시 의제가 되는 경우가 많다. 그런데 2019년 2월 1일 발효된 일-EU EPA는 지리적 표시 보호 방식은 한-EU FTA와 동일한 방식을 채택하고 있지만, 보호범위, 적용제외 등 미세한 점에서 차이가 존재한다. 본 논문은 한-EU FTA와 일-EU EPA의 지리적 표시 조항을 분석한 후, 한-EU FTA 개선(GI 분야)시 반영되어야할 필요한 의제도출을 검토 하고자 한다. 특히, 한-EU FTA와 일-EU EPA의 비교 ‧ 분석을 통하여 한-EU FTA 규정 중 우리 측에 지나치게 불리한 조항을 발굴하여 한-EU FTA 개선 협상시 제안할 사항을 검토한다. 또한 본 논문은 한-EU FTA 제10.24에서 규정하고 있는 부속서 개정을 통한 지리적 표시의 추가보 호 절차는 실질적인 한-EU FTA의 개정사항에 해당하므로 국회 비준이 필요한 사항에 해당하는 것인지에 대한 문제에 대해서도 검토한다.

On 1 July 2011, the Korea-EU Free Trade Agreement (Kor-EU FTA) entered into force. Building on WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the TRIPS Agreement) Agreement, the Kor-EU FTA provides for the protection of individual geographical indications (GIs) for agricultural products and foodstuffs listed in its Annex 10-A comparable to the level of the additional protection stipulated in the TRIPS Agreement. The list may be extended to other products in future if the EU and Korea agree. However, Such TRIPS-plus approach gives more benefits to the EU side and pose implementation challenges to the Korean side including the extension of the original list of GIs. The purpose of this paper is to survey provisions concerning GIs in the Kor-EU FTA and to highlight how these provisions compare with GIs provisions under the Japan-EU Economic Partnership Agreement and the multilateral trading system as embodied in the TRIPS Agreement. Furthermore the paper focuses on some specific issues about the extension of the original list of GIs and renegotiation strategies for the implementation/improvenment of the Kor-EU FTA.

법원에서는 디자인의 유사 판단을 할 때에 유사한 점과 비유사한 점을 나누고 이 중 지배적인 특징이 어떤 것인지를 기준으로 하여 유사 여부를 결정하는 것이 확립되어 있다. 그런데 특허법원 2016허8223 판 결(이하 “대상판결”이라 함)은 이러한 유사 판단방법을 적용하였으나 지배적인 특징을 잘못 판단하여 기존에 존재하였던 특허법원 판결과 판단상의 모순을 초래하게 되었다. 이러한 판단은 디자인의 유사 판단 에서의 법원의 일관성에 관한 신뢰를 해칠 수 있으므로, 향후 법원은 지배적인 특징의 판단에 관한 법리의 정립이 필요할 것임과 아울러, 실제적으로는 물품의 윤곽을 구성하는 형상을 중심으로 유사 판단을 하는 것이 가장 바람직할 것이다. 대상판결은 영국 대법원의 Trunki 판결과 사안 및 결론이 유사한 사건 이라고 볼 수 있는데, Trunki 판결의 문제점을 비교검토하여 디자인의 지배적인 특징에 따른 유사 판단에 관한 법리를 정립할 필요가 있다고 생각한다.

It is established in the courts to determine the similarity of design based on what is the dominant feature by dividing similarities and dissimilarities between two designs. However, Patent Court Decision 2016Heo8223(hereinafter referred to as “the subject decision”) applied this method determining the similarity but resulted in contradiction to the judgment of the existing patent court decisions by misjudging the dominant feature of design. In the future, the courts will need to establish legal principles for judging the dominant feature, since such judgments as the subject decision may undermine the trust on consistency of the courts in regards to determining the similarity of design. And on the concrete methods, it would be best to determine the similarity of design based on the shapes that make up the outline of the article. I think that the subject decision can be considered to be similar to the contents and conclusion of the UK Supreme Court's Trunki case and it is necessary to establish legal principles for determining the similarity of design based on the dominant feature of design by making a comparative review on the problems of the Trunki case.

VR과 스포츠가 결합하여 새로운 미래의 산업으로 자리를 잡아가고 있는 스크린골프 산업의 최초 성공 사례인 골프존과 관련된 사건인 대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 사건에서 대법원이 최종적으로 골프코스는 저작물이고, 골프존은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목 위반으로 골프장과 경업관계로 확정함으로써 시뮬레이션 스포츠를 운 영하는 업체에게 골프코스 설계자의 저작물에 대한 이용허락과 부정경 쟁방지행위를 우회하기 위한 골프장 운영업체의 이용허락을 동시에 받아야 서비스를 제공할 수 있게 되었다. 그러나 VR을 이용한 스크린 골프는 시간, 비용, 날씨, 장소적인 제한을 극복하기 위하여 실제 골프장 을 이용하기 위한 전단계로 필드 골프의 대체재가 아니라 보완재로 스크린 골프장을 이용한다는 사실을 간과한 상태에서 골프코스의 저작 권 및 부정경쟁방지법을 적용함으로써 미래 산업이 어렵게 되었다. 이러한 상황에서 본고에서는 골프코스는 저작물이 아니거나, 저작물 이 인정된다고 하더라도 골프코스의 기능성으로 인하여 낮은 정도의 보호가 이루어지는 저작물로 인정되어야 하고, 골프코스를 저작물로 인정하는 경우에도 골프코스의 저작자와, 골프장의 클럽하우스의 저작 자는 분리되어야 하고, 골프코스는 저작권 제한 규정인 저작권법 제35 조에 따른 저작권자의 동의를 받고 공중에 개방된 장소에 항시 전시되는 저작물이므로 저작권법 제35조 제2항에 따라 자유롭게 복제하여 이 용할 수 있어야 하며, 제35조가 적용되지 않는 경우에도 골프코스의 대체재가 아니라, 보완재인 스크린 골프에는 공정이용 규정이 적용되기 때문에 저작권 침해가 되지 않고, 따라서 부정경쟁방지법으로도 규제를 받을 수 없다는 것을 주장한다.

As simulation golf system becomes popular in Korea, the Golfzon becomes the first successful simulation industry which combines Virtual Reality and sports. Under the changed environment by Virtual or Augmented Reality Technology, the Korean Supreme Court made a judgment on March 26th, 2020 (Case No. 2016다276467) for the first time authorship of golf courses in Korea. In the case, the Court the golf course may be a copyrightable because an author of a golf course expresses the whole aesthetical appearance of the golf course by taking into account natural elements and the golf Club is protected by Art. 2(1)(Ka) of Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act because between field golf club and simulation golf are in competition. However, the Court did not consider that simulation golf service which uses virtual reality to overcome the limitations of field golf such as time, cost, weather and the location is used as complements rather than substitutes for field golf as a preliminary step to feel actual golf courses. Due to the Golfzon case, Golfzon which provides simulation golf service should obtain the permission from the Golf Clubs as well as the permission from the creator of golf course to provide service the simulation service without any problems. Therefore, the one of the future industries which Korea should focus on has become difficult. In this situation, this paper argues golf course is not copyrightable, or even if it is copyrightable, the golf course should be less protected due to the functionality of golf course. Also, even though the golf course is protected, the author of golf course and the author of golf clubhouse should be separated. Moreover, because the golf course is exhibited at all times in the open place with permission of the copyright owner, Art.35, section 2 should be applied to the Golfzon which reproduce and use by any means the copyrighted works in the open place, and even though Art 35(2) is not applied to the case, because the simulation golf is a complement rather than substitute for field golf, the fair use provision should be applied.

영국의 사칭통용의 법리는 상당 부분 보통법과 형평법상의 전통에 따른 다양한 판례들이 축적되는 과정에서 보편적인 법원리를 발전시켜 온 것이었고, 유럽공동체의 출범 등 국제사회의 환경 변화와 그에 따른 경쟁 시장의 변화에 맞추어 다양한 유형의 부정경쟁행위에 널리 적용 될 수 있는 확장된 법리로 발전했다. Passing Off를 구성하는 전통적 3요소인 ‘업무상 신용’, ‘부실표시’, ‘손해’의 개념은 공정성에 중점을 둔 새로운 유형의 부정경쟁행위 개념으로부터도 영향을 받아 그 개념이 확장되었지만, 영국은 여전히 ‘공정함’이나 ‘무임승차’와 같은 불확정 개념을 광범위하게 활용하기보다 자유 경쟁의 확보를 중시하는 방식을 유지하고 있다. 최근 우리나라에 상품형태 관련 분쟁이 속출하는 상황 에서, 영국의 상품형태 보호와 그에 수반되는 경쟁 저해성의 균형을 유지하고자 했던 경험과 고민은 우리에게 모범적인 사례가 될 것이다. 노예적 모방의 사례에서 포장 및 외관 등 상품형태의 표지성 여부를 획일적으로 부정하기보다는 일정한 경우 이를 인정하여 기능적 특징을 고려하고, 혼동 가능성 검토를 하는 식의 유연한 시도가 필요하다고 생각한다. 그리고 입법론적으로나 법률 해석상의 필요성으로 새로운 부정경쟁 법리를 수용할 때 용어의 성격을 충분히 고려한 정확한 개념 을 선정해야 하며, 규정 내 모순되거나 법체계를 혼동시킬 수 있는 요소 가 내재되어 있지는 않은지도 살펴야 할 것이다.

The Law of Passing Off in the UK has developed universal legal principles in the process of accumulating various precedents according to the tradition of Common law and Equity, and changes in the international community such as the launch of the European Community and in line with the changing market conditions, it has developed into an extended Passing Off that can be widely applied to various types of unfair competition. The classical trinity of Passing Off, ‘Goodwill’, ‘Misrepresentation’, and ‘Damage’, has expanded their concepts, in influenced by new types of unfair competition concepts that focus on fairness, but the UK is still rather than making extensive use of abstract notions such as ‘fairness’ or ‘free ride’, it maintains a way to focus on securing free competition. In a situation where ‘Imitation of Product Design’ disputes continue to emerge in Korea recently, the experience and concerns of trying to maintain the balance between protecting product design and the accompanying competitive inhibition in the UK will be a good example for us. Rather than uniformly denying the distinctiveness of product design, such as packaging and Get-up, in the case of slavish imitation, I think it is necessary to consider functional features and examine the likelihooh of confusion by acknoledging it in certain cases. And when accepting new legal principles of unfair competition law due to the need for legislative and legal interpretation, the exact concepts that fully take into account the nature of the terms should be selected, and whether there are any inconsistencies within the regulations or elements that may confuse the legal system.

역사적으로 미국 상표법상 상표양도 법리는 신용을 수반하는 상표양 도 원칙에 기본을 두고 있다. 이 원칙은 상표양도인이 상표를 양도하면 상표에 화체되어 있는 신용도 함께 이전된다는 법적 사고에 기초하고 있다. 미국 상표법 초기에 미국법원은 상표가 양도될 경우 신용의 이전 을 담보하기 위하여, 관련 영업이 함께 이전될 것을 요구하였다. 그러나 이후 미국법원은 상표양도요건을 완화하여, 관련 영업의 이전이 없이 상표양도인의 상품과 상표양수인의 상품 간에 연속성이 인정된다면 상표양도가 유효라는 태도를 취하기 시작하였다. 이러한 태도에 근거하 여 미국법원은 상표양수인이 상표양도인의 상품과 동일한 상품을 사용 하는 경우, 여기서 나아가 실질적 유사성 혹은 충분한 유사성이 있는 상품을 사용하는 경우, 심지어 전혀 다른 상품이 아닌 상품에 사용하는 경우에도 상표양도가 유효하다는 법리를 채택하였다. 이후 미국법원은 상표양수인의 상표사용이 소비자의 상품출처와 품질에 대한 혼동·오인 을 야기할 가능성이 없다면, 상표양도가 유효하다는 입장을 취하기도 하였다. 이렇게 미국법원이 상표양도요건에 대한 완화된 입장을 취하고 있는 것은 TRIPS 협정, NAFTA 협정, 상표법조약상 상표양도에 대한 국제적인 기준에 부합하는 것으로 평가되고 있다. 이에 미국에서는 랜 핸법 제10조의 상표양도요건을 개정하여, 상표권자의 자유로운 상표양도를 인정하되, 상표양수인의 상표사용이 소비자의 상품출처와 품질에 대한 혼동·오인을 야기할 가능성이 있는 경우에 상표양도를 무효로 하 자는 견해가 개진되고 있다. 우리 상표법상 상표양도규정은 상표권자의 자유로운 상표양도를 인 정하되, 만일 상표양도로 인하여 소비자의 상품출처와 품질에 대한 혼 동·오인을 야기할 가능성이 있는 경우에는 상표양도에 법적 제재를 가할 수 있도록 함으로써, 미국 상표법보다는 상표양도에 대하여 완화된 입장을 견지하고 있다. 이러한 우리 상표법상 상표양도규정은 상표양도 에 대한 국제적인 기준에 부합하는 것으로, 상표양수인, 상표양도인, 일반소비자에게 경제적인 측면에서 유리하게 작용하는 법리이다. 결국 우리 상표법은 상표양도 법리에 대하여 적절하고도 유연한 정책을 전 개하고 있다고 생각된다.

Historically, the legal principle of trademark assignment under the U.S. trademark law are based on the rule on trademark assignment with goodwill. This principle is based on a legal thinking that when trademark holders assign a trademark, goodwill in the trademark is also transferred. In the early days of the U.S. Trademark law, the U.S. courts had required that trademark owner’s business be transferred together to ensure the transfer of goodwill if the trademark is assigned. However, the U.S. Courts had relaxed the requirements for trademark assignment, taking the attitude that trademark assignment is valid if the continuity between assigners’ goods and assignees’s goods is recognized without the transfer of the business. On the basis of this attitude, the U.S. Courts had adopted a legal principle that trademark assignment is valid if assignees uses the same product as assigners’ product, furthermore if uses a product with substantial similarity or sufficient similarity, or even if uses a product that is not entirely different. Since then, the U.S. courts has taken the position that trademark assignment is valid if the use of a trademark by assignees is unlikely to cause consumers confusion about the origin and quality of the product. Such a relaxed U.S. court's stance on assignment requirements is seen as meeting international standards for trademark assignment under the TRIPS Agreement, the NAFTA Agreement and the Trademark Law Treaty. Thus, there is a view in the U.S. that trademark assignment statute under Article 10 of the Lanham Act should be amended to recognize the free trademark assignment by trademark holders, but the trademark assignment should be invalidated if the use of a trademark by assignees may cause consumers confusion about the origin and quality of the product. Under the trademark law in South Korea, the statute of trademark assignment would guarantee the free trademark assignment by trademark holders, but allow legal sanctions on the trademark assignment if it could cause consumers confusion or misleading of the origin and quality of the product. Therefore the South Korea trademark law would hold a relaxed attitude on trademark assignment rather than the U.S. trademark law. Under South Korea trademark law, assignment requirements meet international standards for trademark assignment, and effect economically in favor of assigners, assignees and consumers. After all, South Korea trademark law is thought to adopt a proper and flexible policy on trademark assignment.