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산업재산권 [Journal of Industrial Property]

간행물 정보
  • 자료유형
    학술지
  • 발행기관
    한국지식재산학회 [Korea Intellectual Property Society]
  • ISSN
    1598-6055
  • 간기
    연3회
  • 수록기간
    1995~2019
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 주제분류
    사회과학 > 법학
  • 십진분류
    KDC 360 DDC 340
제54호 (7건)
No
1

유전자가위(CRISPR) 특허 분쟁으로 살펴본 비자명성과 진보성 그리고 분자생물학의 과학적 진보

오창규

한국지식재산학회 산업재산권 제54호 2017.12 pp.1-40

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1973년 제한효소를 활용한 재조합 DNA 기술의 출현과 함께 현대 생명공학이 탄생되었다. 제한효소의 태생적 한계 때문에 ‘시험관 내’에 갇혀 있었던 DNA 재조합 기술은 최근 CRISPR 유전자가위의 개발에 힘입어 유전체 편집 기술로 진화하고 있다. 2012년 버클리 대학(UCB)의 Doudna 연구팀은 미생물에서 면역기능을 담당하는 CRISPR 시스템으로부터 유전자가위로서의 기능을 최초로 규명하였으며, 시험관 내 그리고 원핵세포에서의 결과를 바탕으로 모든 종류의 세포에서 작동 가능한 유전자가위 기능으로 특허출원하였다. 6개월 후, MIT-하버드 대학 Broad 연구소의 Zhang 연구팀은 거의 동일한 시스템이 인간세포를 비롯한 진핵세포에서도 유전자가위로 기능함을 실험적으로 증명하고 특허출원하였다. 뒤늦은 출원에도 신속심사 제도를 이용하여 Broad 연구소의 특허가 2014년 미국에서 먼저 등록되면서 CRISPR 유전자가위 관련 기술의 특허분쟁이 촉발되었다. 미국 특허심판위원회는 UCB 측에서 제기한 저촉심사에서 UCB 해당 특허가 선행기술이라 하더라도, CRISPR 시스템을 진핵세포에 적용한 Broad 연구소의 특허에서 통상의 지식을 가진 자가 ‘성공에 대한 타당한 기대’를 ‘자명하게’ 가질 수 있는 증거가 충분하지 않은 것으로 판단하여 2017년 2월 “저촉사실 없음”을 판결하였다. 한편, 1개월 후 UCB 측의 청구항을 모두 인정하는 유럽 특허청의 상반된 결정으로 진보성 기준에 대한 혼란이 가중되고 있다. 이를 계기로 진보성 판단에 관한 특허법과 분자생물학 사이의 괴리가 새로운 조명을 받고 있다. 특허법의 가상 인물인 통상의 지식을 가진 자가 최근 분자생물학의 급속한 진보로 원핵-진핵세포 간 차이에 의한 실험적 복잡성이 현저히 감소하고 있는 명백한 현실을 자명하게 인식하지 못함을 그 원인의 하나로 제기한다. 최근, 원핵세포와 진핵세포 사이의 차이에 관한 분자생물학의 지식 증가와 실험 기술의 눈부신 발전으로 인하여 원핵세포에서 진핵세포로의 전환 적용에 대한 자명성은 점점 커지고 있다. 실험실의 분자생물학자들에게 원핵-진핵세포 간 전환 적용에 아직 남아 있는 불확실성은 이제 더 이상 실험적 도전이 아니라 아직 성공하지 못한 단순한 실험적 시행착오로 여겨질 뿐이다. 이러한 불확실성이 원핵-진핵 세포 간 전환 적용의 성공에 대한 타당한 기대가 비자명함을 의미하는 것으로 이해하기 보다는, 이러한 불확실성을 분자생물학의 기본적 속성에서 비롯된 실험적 시행착오로 이해함이 보다 타당할 것이다.
In 1973, the application of restriction enzymes led to the birth of recombinant DNA technology and biotechnology. Recombinant DNA technology, which has been confined to ‘in vitro’ due to the inherent limitations of restriction enzymes, is now evolving into a new era of genome editing technology, the CRISPR-Cas system, opening up new possibilities for future biotechnology. In 2012, the Doudna-Charpentier research group at the University of California, Berkeley first discovered the function of the CRISPR-Cas system, a microorganism immune response mechanism, and transformed it into a powerful tool for genome editing. Based on experimental results on prokaryotic cells, they filed a patent application for the use of genome editing tool in all types of cells. Just six months later after the Berkeley filing, the Zhang’s team at the Broad Institute of MIT and Harvard experimentally proved the genome editing in eukaryotic cells, including human cells, using a nearly identical system. Although Zhang’s application was filed later, the Broad Institute’s patent was first registered in the US in 2014 through a fast-track review process, which has triggered a patent dispute on CRISPR technology. In February 2017, the US Patent Trial and Appeal Board ruled that there was “no interference-in-fact” due to the lack of evidence that a person of ordinary skill in the art would have ‘obviously’ a ‘reasonable expectation of success’ in applying the CRISPR system to eukaryotic cells. On the other hand, one month later, the EPO's conflicting decision to accept all UCB’s claims has increased confusions about non-obviousness for patentability. As a result, the discrepancy between the patent law and the molecular biology regarding non-obviousness is getting new illumination. One of the reasons is that a person of ordinary skill in the art is not aware of the obvious reality that the rapid progress of molecular biology has significantly reduced the experimental complexity resulted from the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. In recent years, due to the increased knowledge of molecular biology about the difference between prokaryotic and eukaryotic cells and the remarkable development of experimental techniques, the obviousness of applying the conversion from prokaryotic cells to eukaryotic cells is increasing. Uncertainties still remaining in prokaryotic-to-eukaryotic conversion to molecular biologists in the lab are no longer experimental challenges, but merely experimental trials and errors that have not yet been successful. It is more reasonable to understand this uncertainty as an experimental trial and error, which is obviously a basic attribute of molecular biology, rather than a reasonable expectation for the success of the conversion between the cells.

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우리나라 진보성 판단 시 성공에 대한 합리적 기대 기준의 도입 필요성에 대한 연구 - 특허법원 2016. 1. 21 선고 2014허4913 판결을 중심으로 -

사현웅

한국지식재산학회 산업재산권 제54호 2017.12 pp.41-97

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우리나라, 미국 및 EP를 포함한 많은 국가의 특허청과 법원은 진보성 판단의 객관성과 예측 가능성을 높이기 위하여 많은 노력을 하고 있다. 최근 특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 판결에서는 암 치료 의약용도발명의 진보성 판단기준으로 성공에 대한 합리적 기대 기준을 제시하였다. 본 논문에서는 대상판결이 제시한 성공에 대한 합리적 기대 기준을 우리나라 진보성 판단 시 도입하는 것이 필요한지에 대하여 연구해 보고자 한다. 본 연구는 다음과 같이 진행하였다. 1) 대상판결에 제시한 성공에 대한 합리적 기대 기준 검토2) 우리나라와 미국에서의 진보성 판단방법에서 성공에 대한 합리적 기대 기준 확인3) 상기 성공에 대한 합리적 기대 기준의 실질적 의미 확인4) 우리나라에서 성공에 대한 합리적 기대 기준을 도입하는 것에 대한 필요성 검토연구결과, 미국에서의 성공에 대한 합리적 기대 기준의 실질적 의미는 사후적 고찰을 막기 위하여, 진보성 판단 시 결합의 곤란성을 고려하여 판단하는 것으로 보인다. 이러한 실질적 의미 차원에서 본다면 우리나라에서 이미 사후적 고찰을 막기 위한 결합의 곤란성 관점에서 진보성을 판단하고 있기 때문에 성공에 대한 합리적 기대 기준의 도입은 필요하지 않다.
Patent Offices and Courts of many countries (including Korea, United States and EU) have made efforts to improve the Non-obviousness Standard to be more objective and predictable. Recently, Case No. 2014HUR4913 of the Patent Court of Korea suggested Reasonable Expectation of Success(RES) as a Standard for determining Non-obviousness on Medical use invention of anti-cancer. Therefore, this article aims to analyze the necessity of introducing Reasonable Expectation of Success Standards from Case No. 2014HUR4913 of the Patent Court of Korea to determine Non-obviousness in Korea. This article proceeded follows: (1) To identify the Reasonable Expectation of Success Standards from Case No. 2014HUR4913 of the Patent Court of Korea (2)To check the Reasonable Expectation of Success Standards in determining Non-obviousness of Korea and United States (3) To review the actual meaning of Reasonable Expectation of Success Standards, and (4) To analyze the necessity of introducing Reasonable Expectation of Success Standards in Korea This article says that there is no necessity of introducing Reasonable Expectation of Success Standards to determine Non-obviousness in Korea. Because Our Patent Office and Court already apply to Reasonable Expectation of Success as a Standard for determining Non-obviousness from the viewpoint of the actual meaning of Reasonable Expectation of Success. The actual meaning of Reasonable Expectation of Success is considering the difficulty of combination to determine Non-obviousness in order to prevent hindsight.

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라이선스 관련 지적재산권 이슈들 - 우리 판례의 관련 동향을 중심으로 -

박준석

한국지식재산학회 산업재산권 제54호 2017.12 pp.99-170

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지적재산권 라이선스 관련한 우리 판결들이 최근 몇 년 사이에 급증하고 있다. 이 글에서는, 그런 판례의 관련 동향을 중심으로, 라이선스에 관해서 거론되는 다양한 지적재산권 이슈들을 전체적으로 고찰해보았다. 이 글 Ⅱ장 설명과 같이, 지적재산권 라이선스와 지적재산권 물품의 판매는 구별하기가 아주 어렵다. 원래 ‘판매’에 해당할 약정임에도 소진원칙을 피하려는 지적재산권자가 ‘라이선스’처럼 최대한 법적형식을 치장하고자 집요한 노력을 기울이고 있기 때문이다. 위 구별의 기준으로 아직까지는 미국 하급심 판결인 Vernor 기준이 유력하다. 하지만, 최근 Impression 판결에서 제시된 연방대법원의 견해에 비추어 지적재산권자에게 비교적 유리하였던 Vernor 기준이 변경될 가능성이 있다고 본다. 나아가 설령 ‘판매’가 아닌 ‘라이선스’로 판별되더라도 라이선시(licensee)의 위약에 대항해 저작권 등 지적재산권침해책임까지 추궁하려면 당해 위약이 일정 요건을 충족하는 것이어야 한다. 미국 판례의 입장에 따르면 이른바 조건(condition) 위반에 해당하여야 한다. 반면 한국에서 유력설은 저작권 라이선스의 경우 위약이 저작재산권의 독점영역에서 생겨야 한다는 입장이다. 하지만, 이 견해는 위약 자체가 아니라 ‘허락 없는 이용행위’가 저작권침해책임 유무를 좌우하는 핵심임을 간과하고 있어 옳지 않다. 사견으로는 단순 계약상 책임뿐만 아니라 저작권침해책임까지 인정하려면 당해 위약이 ‘중요한’ 위약이어야 한다고 본다. 이 글 Ⅲ장에서는 지적재산권 제도 전반의 운용에 있어 라이선스가 수행하는 의미 있는 몇몇 역할들을 각각 살펴보았다. 지적재산권 법제의 부족함을 보완하는 역할, 상표불사용취소 조문 등 특정 법조문 운영과 관련해서는 라이선스를 부여함으로써 권리자가 직접 지적재산권을 활용하는 것과 동일한 법적효과를 달성할 수 있도록 해주는 역할, 이미 범해버린 침해행위를 사후에 양성화하여 계속 이용을 보장해주는 수단으로서의 역할 등 3가지 특수한 역할이 그것들이다. 나아가, Ⅳ장에서는 먼저 실무에서 이루어지는 라이선스의 내용을 유형별로 분류하였다. 그 다음 라이선스 약정에서 절대 없어서는 안 되는 핵심조항에 해당하는 권리부여조항과 로열티지급 조항 등을 살펴보았다. 특히 로열티지급 조항 관련하여서는, 최근 판례들의 동향을 중심으로, 지적재산권 활용과 무관한 매출액도 로열티 산정에 포함시키고 있어 생길 수 있는 논란, 특허무효화가 있을 경우 이미 지급한 로열티를 반환할 지를 둘러싼 논란 등을 상세히 분석하였다. 끝으로 핵심조항이 아닌 기타 조항들에 속하지만 각별한 관심을 받고 있는 이른바 부쟁(不爭) 조항 및 역분석 등 권리침해금지조항에 관해서도 역시 관련 판례를 원용하고 그 판결들의 특색을 분석하면서 고찰하였는데, 그 중 부쟁조항의 효력을 검토함에 있어서는 기존 논의와 다른 각도에서 특히 상표부정사용취소 관련 대법원 판결까지 포함시켜 그간 판례의 흐름을 진단해보았다.
The cases by Korean courts on the intellectual property license has increased rapidly over the last few years. With a wider perspective, this article analyzes the various intellectual property issues discussed about licensing, mainly on related trends of such cases. As described in chapter II, it is very difficult to distinguish between licensing of intellectual property and sales of intellectual property products. This is because the intellectual property owner who are trying to avoid the exhaustion principle even for the contract which originally corresponds to “sale” is making relentless efforts to imitate it‘s legal formality like “license” as possible as he can. The Vernor criteria provided by the United States lower court decision, is still the strong standard for such distinction. However, the Vernor criteria which is relatively favorable for intellectual property owners may be changed in view of the opinion of the US Supreme Court in the recent Impression case. furthermore, even if the agreement is determined as “license” rather than “sale”, the license violation by a licensee must fulfil certain requirements in order to make the licensee liable even for infringement of intellectual property such as copyrights. According to the case law of the United States, such requirement would be a violation of the so-called condition. Meanwhile, in Korea, the influential opinion on the above requirements is taking the position that in the case of a copyright license, the license violation must happen within the monopoly area of ​​copyright. But the opinion seemingly overlooks that not the license violation itself, but the “the use of copyright materials without authorization” is the core which decides whether or not copyright infringement responsibility should be given. In the author’s opinion, license violation should reach the level of importance to make a licensee liable for not only breach of license contract but also copyright infringement. In chapter III of this article, some meaningful roles that the license itself plays in the overall operation of the intellectual property system have respectively reviewed. Those 3 specific roles are the role of a complementing tool for any deficiency of intellectual property legislation; the role to make a right holder to achieve the same legal effect as using the intellectual property right by himself through granting a license, at least with respect to the management of specific provisions such as the cancellation for trade mark non-use and etc.; the role as a means of ensuring continued use by legalizing infringing activities which have already been done. Furthermore, the chapter of this article IV classifies at first the contents of licenses in practice. Next, this article looked at the Grant of Rights clause and the Royalty Payment clause, which are indispensable in any license agreement. In particular, regarding Royalty Payment clause, this article tracks the details of the very controversy that has been arisen from the problematic inclusion of the revenue not related to the use of intellectual property in the calculation of royalties, and of the controversy over whether or not to return the royalties already paid in the event of patent invalidation. Finally, by also referring to the relevant precedents and analyzing the specific features of the precedents, it reviews so-called No Challenge clause and No Infringement clause such as a ban on any illegitimate reverse engineering which have received special attention even though those clauses are not the indispensable in a license and moreover it try to analyze the whole trend of the related cases by Korean courts on the validity of No Challenge clause with a different approach from prior discussions especially by newly including the Korean Supreme Court’s decision related to cancellation of trademark for irregular use.

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Impression v. Lexmark 판결의 영향과 그 한계

김정중

한국지식재산학회 산업재산권 제54호 2017.12 pp.171-252

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특허권의 효력을 제한하는 대표적인 법리중의 하나인 특허 소진법리는 우리나라뿐만 아니라 일본, 미국 등 대부분의 국가에서 적용되고 있다. 특허 소진 법리는 각국의 특허 정책이나 거래 현실에 따라 소진 법리의 적용 범위가 달라진다. 미국의 경우, 특허 관리 회사가 특허 제도를 악용하여 폭리를 취하는 것에 대한 반작용으로 특허권자의 권리 남용 행위를 규제하는 국가적 컨센서스 하에 Anti-Patent흐름으로 돌아서면서 특허권 보호가 제한되고 축소되는 경향이 뚜렷하며 이와 연동되어 특허권의 남용을 방지하는 수단과 제도가 강화되고 있으며 그 일환으로 특허 소진 법리 또한 그 적용 범위가 확장되고 있다. 실제로 미국 연방 대법원은 최근 Impression v. Lexmark 대법원 판결을 통해 미국의 특허 소진 법리를 임의 규범적 소진 법리에서 강행 규범적 소진 법리로 극적으로 전환시켰다. 당사자간의 합의된 조건을 불문하고 최초 판매 시점에 무조건 특허권의 효력을 소멸시킨다는 법리를 택하였다. 종래에는 당사자간 합의 결과에 따라서는 소진법리 적용을 배제할 수 있었던 것에 비하면 이번 Impression판결은 기존과는 정반대 법리를 취하고 있어 앞으로 귀추가 주목된다. 더욱 큰 변화는 특허권자의 판매뿐만 아니라 실시권자의 판매에 의해서도 그 즉시 특허소진 법리를 적용함으로써 오히려 우리나라나 일본보다도 더 강력한 강행적 소진법리를 취하고 있다는 점이다. 우리나라나 일본의 경우, 특허권자와 실시권자간 합의에 의해 실시권의 범위를 제한하는 조건을 부가하여 실시권을 설정할 수 있으며 이 설정된 실시권 범위를 벗어난 제3자 내지 전득자의 실시행위는 특허 침해를 구성한다. 다시 말해 특허권자 또는 실시권자가 실시권 설정 조건을 통지하거나 제품에 표시함으로써 제3자에게 알리거나 알 수 있도록 하였다면 실시권 조건이 제3자에도 유효하게 적용될 수 있는 대세력을 인정하고 있다. 이에 비해 Impression 법원은 실시권자의 판매도 특허권자의 판매와 동일하게 취급하여 실시권자가 판매하는 즉시 특허권 효력은 소멸된 것으로 해석하였다. 조건부 실시권에 의해 특허 소진이 배제될 여지를 완전하게 차단하고자 하는 의도에서 비롯된 것으로 보인다. 특허 관리 회사(NPE 등)의 사업 특성상 직접 사업하기보다는 제조업체 등 제3자에 실시권을 허여함으로써 수익을 올리는 사업 구조를 갖고 있으므로 이를 원천적으로 차단하기 위한 강경책이라고 할 수 있다. 실시권의 설정 범위를 불문하고 실시권자가 특허품을 판매하면 바로 소진시키기 때문이다. 더욱이 Impression 판결에서 국제 소진론까지 도입함으로써 해외 어디에서든 판매하였다면 미국 특허도 소진되므로 더욱 더 강력하게 특허관리 회사의 특허권 효력을 제한할 수 있게 되었다. 이러한 맥락에서 특허 소진 법리를 강행 규범으로 적용하는 것은 필요에 따라 정책적으로는 일견 타당성이 있을 수 있으나 지금까지 축적된 판례와의 충돌이 불가피한 상황이다. 이번 Impression 대법원 판결에서는 기존 대법원 판결을 명시적으로 번복(overrule)한 것은 아니지만 어찌 되었든 Impression 판결 내용에 비추어 보면, 결과적으로 기존의 대법원 판결들이 실질적으로는 폐기되었다고 할 수 있다. 미 연방 대법원이 1852년 소진 관련 최초로 판결한 Bloomer v. McQuewan 사건이래 지금까지 일관되게 유지해온 임의 규범적 관점에서 판결들을 고려할 때 Impression 판결과 충돌 내지 모순이 없을 수 없다. 특히, Mitchell 판결(1872), Boesch 판결(1890), Bowman 판결 (2013) 등과의 충돌문제를 어떻게 해결할 것인지 귀추가 주목된다. 당장에는 각 개별 사안별로 법원의 판단이 판결이 달라질 것으로 예상되며 따라서 당분간 혼란이 계속될 것으로 보인다. 또 다른 큰 변화로 그간 상표 사건이나 저작권 사건에서만 적용해왔던 국제 소진론을 이번에 특허 사건에서도 과감하게 채택함으로써 해외 거래에 의해서도 특허권이 소진될 수 있는 여지를 마련하는 등 기존 미국 특허 소진 법리에 근본적인 변화를 꾀하고 있다. 이에 대한 우려 또한 적지 않다. 파리 조약상 속지주의 원칙이 유명 무실해질 수 있으며 해외 특허 출원 특히, 미국 특허 출원의 실효성이 감소될 수도 있어 실무적 측면에서 파급 효과를 면밀히 검토할 필요가 있다. Impression 판결로 인해 특허권자 등이 전세계 어느 국가에서든 특허품을 판매하면 미국 특허가 소진되므로 국제 분업을 위한 생산 기지 운영이나 시장 별 가격 차등화 전략에 대한 근본적인 재 검토가 필요하며 앞으로 국제 거래 시에도 보다 각별한 주의를 요한다. 한편, 우리나라에서는 국제 소진론을 바로 도입하는 것은 실익이 없다. 국제 소진론 도입에 따라 파리 조약상 속지주의와 충돌 문제뿐만 아니라 해외 사업 환경 및 거래 구조의 왜곡 등의 문제가 발생할 수 있기 때문이다. 기존의 강행 규범적 소진 법리를 유지하면서 소진 법리 적용이 부적절한 경우에 한하여 예외적으로 묵시적 실시권 법리를 적용하는 것이 속지주의와 충돌도 피하면서 분쟁을 효과적으로 해결할 수 있는 장치가 될 수 있다고 생각한다.
One of fundamental principle for restriction on monopoly power of patent is a doctrine of patent exhaustion, which is adopted in many countries including US, Japan, Korea and so on. That being said, the scope of the exhaustion doctrine differs from jurisdiction and patent policy in each country. Indeed, there used to be split among jurisdictions between mandatory exhaustion theory and arbitrary exhaustion theory. Mandatory exhaustion theory means that a patent shall be exhausted mandatorily and immediately after a patentee sell a patented article regardless any contractual restriction on the sale between the patentee and a buyer. In other words, mandatory exhaustion theory applies the first sale doctrine as is. Meanwhile, arbitrary exhaustion theory means that a patent could be arbitrarily exempted from exhaustion scrutiny in accordance with contractual restriction on the sale. In other words, the patent is not subject to exhaustion doctrine until it turns out that the sale by the patentee is unconditional or has no condition or restriction on a sale. In the meantime, however, things changed when US Supreme Court rendered Impression ruling on May 30, 2017. These days United States are moving towards anti-patent policy direction. That is, legislative reform as well as judicial reform demand drastic change in patent system as a whole. In particular, the country keep scrutinizing and preventing NPE from exploiting its patents and taking windfall by allegedly patent misuse conduct. In association with the tendency, the US Supreme Court in the case of Impression v. Lexmark dramatically decided a patent shall be exhausted unconditionally once a patentee made first sale of a patented article to others under the first sale doctrine. It is quite a huge change and very contrast extreme position away from traditional doctrine that the Court had consistently taken position of 'arbitrary and conditional exhaustion' as opposed to the 'mandatory and unconditional exhaustion' throughout the cases from Bloomer v. McQuewan (1852) to Bowman v. Monsanto (2013). In other words, Impression Court trigger shifting to unconditional exhaustion from conditional exhaustion. Furthermore, the Court applies the unconditional exhaustion theory to sale by a licensee, which means a patent should be immediately exhausted by a licensee's sale no matter what conditions are implemented in a license agreement. Hence, a patent could be exhausted immediately after a licensee sold a patented article. He or she cannot take advantage of patent value, for instance, by dividing license territory, license period or a field of use any longer since Impression decision demand a patent should be exhausted unconditionally once one of licensees ever sold a patented article. In fact, it could be certainly effective against NPE since it usually raise revenue by way of licensing its patents rather than manufacturing a product by itself. Furthermore, what's worse is that the Court applied an international exhaustion doctrine to overseas sale outside US. Soon after one of licensees granted by NPE sold an article in a foreign county, it is not entitled any more reward in royalty or monetary compensation whatsoever. Although Impression Court did not expressly overrule the precedents, there are some concern because it obviously cause conflicts with the high profile precedents like Mitchell case law (1872), Boesch case (1890), and Bowman (2013), which stated that where the sale is conditional, the rule is well settled that exhaustion doctrine, or first sale doctrine is not applicable. Here, this thesis address how to deal with the drastic change in the State in terms of oversea transaction on the Korean corporate perspective. Specifically, US patent owned by Korean are required to take precautionary measure where it grant a license to local partner all over the world other than US since the license get the patent exhausted upon sale by the licensee. For the discussion purpose, let me recommend to take into consideration of Implied License Doctrine instead of International Exhaustion likewise US does. In case we face doctrine of patent exhaustion in an infringement dispute in overseas transaction, the implied license doctrine is more reasonable and fair in terms of balance of interest among parties.

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권리범위확인심판 제도의 문제점 및 개정방안

박영규, 이상정

한국지식재산학회 산업재산권 제54호 2017.12 pp.253-304

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권리범위확인심판 제도는 침해소송 전에, 산업계와 사업하는 자들이 생산, 판매 혹은 사용하고자 하는 제품 또는 사용하거나 사용하고자 하는 방법이 타인의 특허권과 충돌하지 않는다는 점을 확인할 수 있는 기회를 제공하고자 하는 의도로 도입되었다. 하지만, 이러한 권리범위확인심판 제도와 관련하여, 현재 우리나라에서는 “침해소송 계속 중에 이와 중복하여 동일한 내용을 판단 대상으로 하는 권리범위확인심판 청구를 제기하는 경우 이를 제한 없이 허용할 것인지의 여부”, 즉 권리범위확인심판 청구의 이익(혹은 확인의 이익)을 침해소송 제기 후에 청구된 권리범위확인심판의 경우에도 인정할 것인지의 여부에 대해 명확한 해결책이 제시되지 못하고 있다. 먼저, 침해소송 제기 후 권리범위확인심판 청구의 확인의 이익을 인정해야 하는지의 여부와 관련하여, 침해소송이 계속 중임에도 소극적 권리범위확인심판을 제기하는 것은 침해소송에서 청구기각을 구하는 것 이상의 의미는 없으므로, 침해소송이 계속 중임에도 다시 제기된 소극적 권리범위확인심판은 심판의 이익(확인의 이익)이 없다고 보는 것이 타당하다고 여겨진다. 다만, 위와 같이 확인의 이익을 부정하는 경우 침해소송의 제기 후 언제부터 청구되는 소극적 권리범위확인심판에 대하여 확인의 이익을 부정해야 할 것인지의 여부가 문제될 수 있다. 이에 대하여는 ① 소 제기 직후부터 제한하는 방안, ② 소장이 송달되어 소송 계속이 생긴 때로부터 제한하는 방안, ③ 취하가 제한되는 시기인 ‘피고가 본안에 관하여 준비서면을 제출하거나 변론준비 기일에서 진술하거나 변론을 한 이후’로부터 제한하는 방안, ④ 1심 변론 종결 이후부터 제한하는 방안, ⑤ 1심 판결 선고 이후부터 제한하는 방안 등이 있을 수 있다. 이중에서, 소 제기 직후부터 제한하는 방안이 명확성, 예측가능성의 측면에서 바람직할 수도 있으나, 침해소송의 피고인 실시자가 적어도 소송이 제기된 사실을 알 수 있어야 확인의 이익을 제한하는 것에 대한 최소한의 정당성이 확보될 것이므로, 적어도 피고인 실시자에게 소장이 송달되어 소송 계속이 생긴 이후부터 제한하는 것이 타당한 것으로 여겨진다. 아울러, 현행 특허법 제135조에 규정된 권리범위확인심판 제도의 개선 방안과 관련하여, 권리범위확인심판 청구는 당해 청구자가 당해 물건이나 방법을 이용하여 사업을 실시한 후에는 제기할 수 없도록 하는 방안을 제시하였다. 이러한 방안은 일단 특허권 침해의 의심이 있는 특정 실시행위가 있는 후에는 판정을 제기할 수 없는 것으로 하는 것이 타당하다는 점을 고려한 규정이다. 일단 실시 후의 침해 여부의 판단은 사법부의 권한이며, 행정청이 관여할 수는 없다고 할 것이고, 아울러 사인(私人)이 실시행위 후에 국가기관에 단순히 침해 여부의 감정을 요청하는 것도 타당하지 못하다는 점을 고려한 규정이다.
The system of Trials to Confirm Scope of Rights, on Patent Act, is to verify the extent of a right of registered patents rights through the judgement of technically specialized KIPO. Although it is hard to search analogous legislation cases, that is used as an extensively valid means of dispute resolution up to date. Though current trial system has immanent problems such as hard to search analogous legislation cases, approval status of effect of sentence on decision, burdens of hearing and costs of dualistic progression of procedure with infringement lawsuit, and resolution of drawing a conflicting conclusion from trial and litigation procedures. Owing to the above, there has been debates on the question of maintenance or abolition of a current system of Trials to Confirm Scope of Rights. This article speculates that the features and limitations of passive declaration. Application for passive declaration to confirm the Scope of Patent shall be rejected if infringement action concerning the same object or process, filed prior to the filing of the application for a declaration. It will be correspondence with the purpose of declaration to confirm the Scope of Patent that interest of verification of application for passive declaration which was later than infringement action should be denied.

10,300원

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디지털저작물의 보호와 이용

신재호

한국지식재산학회 산업재산권 제54호 2017.12 pp.305-337

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IT 관련 기술의 급속한 발전은 저작물의 창작과정과 이용과정에 있어 큰 변화를 가져왔다. 오늘날 예술계는 점차 아이디어 영역에 보다 큰 비중을 두어 작품을 통하여 전달하고자 하는 메시지 내지 작품 의도에 주목하고 있으며, 이러한 변화는 IT 관련 기술에 의존한 창작 환경의 변화에 의하여 가속될 것이 분명하다. 이러한 현실을 반영하여 일정 부분 아이디어 영역으로 보호가 확대될 필요가 있다. 한편, 여러 분야에 있어 고성능 창작 프로그램의 출현은 당시 미술계에 있어 사진기의 등장과 유사한 면이 없지 않다. 이러한 창작 환경에서 외부적 표현에 있어 창작성은 저평가될 수밖에 없다. 기존 저작물과 실질적으로 유사한 내재적 표현을 외부적 표현에 있어서만 변형하는 경우 기술적 변형만으로 창작성을 쉽게 인정하여서는 안 될 것이다. 또한, 기존 저작물과 전혀 다른 의도로 새로운 저작물을 도출하는 과정에서 수반되는 기존 저작물의 이용은 기존 저작물의 시장에 피해를 야기하지 않는 한 폭넓게 용인되어야 할 것이다.
The rapid development of IT-related technologies has brought about huge changes in the process of creating and using works. Nowadays, the artistic community, which increasingly attaches more significance to the domain of idea, pays attention to the message or the intention delivered through works, and it is certain that these changes will be accelerated by changes in the creation environment reliant on IT-related technologies. Reflecting this reality, protection needs to be, to a degree, extended to the domain of idea. On the other hand, the appearance of high performance creation programs in a number of fields looks similar to that of a camera in the art community at that time. Under this creation environment, originality is inevitably underestimated in dealing with literal expression. In the case of a work of which non-literal expression that is substantially similar to the existing works and literal expression is changed only, the originality of the work should be subject to deliberation rather than be recognized immediately. In addition, it should be widely accepted to utilize the existing works accompanied in the process of drawing out a new work of which intention is totally different from that of the existing works, in so far as it does not cause damage to existing works in the market.

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新기후체제 기반의 한국형 기술협력 모델

손승우

한국지식재산학회 산업재산권 제54호 2017.12 pp.339-380

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기후변화의 문제는 지구상 모든 국가들이 공동으로 노력해야할 과제이다. 2015년 말 파리협정 체결로 신기후 체제가 시작되면서 우리나라를 비롯한 197개 모든 당사국은 자발적 감축의무를 가지게 되었다. 우리나라는 2030년까지 BAU 대비 37% 온실가스 감축 목표를 설정하였다. 국제사회는 신기후 체제에 대한 최고의 해법으로 ‘기후변화대응기술(기후기술)’을 지목하였다. 이에 정부는 기후기술 R&D 계획을 수립하였지만, 감축목표 중 해외감축 목표(37% 중 11.3%)를 달성하기 위한 기술이전, 교육훈련 등 대개도국 기후기술협력에 관한 종합대책을 수립해야 할 상황이다. 이 글은 기존의 개도국 지원 사업인 KSP, ODA 등 원조적 성격에 치중된 사업의 한계를 분석하고, 이를 극복한 공동 R&D, 교육훈련, 기술사업화 활동 등을 종합적으로 연계하는 ‘CTSP(Climate Technology Sharing Program) 협력모델’을 새롭게 제시하고 있다. CTSP는 개도국에 대한 단순한 기술이전을 넘어 수요기반의 공동 R&D, 인력양성, 지속가능한 사업화를 위한 재정 지원 등 기후기술협력의 전주기적 협력 모델이며, 기후기술 관련 국제협력사업을 국제기후재정기관(GCF, MDB 등)과 연계함으로써 우리 기업의 글로벌 협력사업 수주 역량 강화와 기후기술 시장을 개척하는 동시에 이를 통해 온실가스 감축의무를 이행하는 것을 특징으로 한다. 또한 이 글은 글로벌 기후기술협력의 실효성을 높이기 위하여 국내 CTCN 기관 플랫폼을 보다 강화하고 기술이전의 핵심 성공 요인인 개도국 수요 발굴을 위하여 개도국 현지 거점을 설치할 것을 주장한다. 현지 거점은 기후기술협력의 전초기지이자 CTSP 모델 하에서 국내 기후기술 플랫폼과 연계하여 기술 수요-공급의 매칭, 기술-재원 연계, 지속가능한 사업화를 위한 Hub로서 역할을 수행한다. 한편, 우수한 기후기술은 공공연구소 외에도 민간에 의해 보유되고 있고, 또한 지식재산권으로 보호 받고 있는 점을 감안할 때 기술협력에 있어서 기술의 가치를 인정하는 방식의 접근이 바람직할 것으로 본다. 이 점에서 이 글은 기후기술이 갖는 공공성과 산업성 측면이 균형적으로 반영될 수 있는 방안으로서 기후기술 특허풀의 형성과 이를 가능하게 하는 공공펀드의 조성을 통하여 지식재산 활용과 재정메커니즘을 결합한 형태를 제시하였다. 이와 함께 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 국가 연구개발 성과물을 국내 실시와 중소기업이 우선 실시하도록 규정한 것 기후기술의 국제협력 추진과 충돌의 여지가 있으므로 동 규정 또는 관련 법률의 정비가 요구된다.
The problem of climate change that we face is a challenge that all nations in the world must work together on. With the signing of the Paris Agreement at the end of 2015, the new system has begun, and all 197 Parties, including Korea, have a voluntary reduction obligation. Korea has set a 37% greenhouse gas reduction target by 2030 compared to BAU. The international community has pointed out "Climate Technology" as the effective solution to the new era system. The Korea government has established a climate technology R&D plan, but it is necessary to establish comprehensive measures for cooperation with developing countries on climate technology such as technology transfer and education/training to achieve the reduction target (11.3% of 37%). This paper analyzes the limitations of the current projects such as KSP and ODA that are focused on the aid characteristics for the developing countries. It newly proposes a cooperation model so-called ‘Climate Technology Sharing Program(CTSP)’ which includes joint R&D, education/training, and technology commercialization activities. CTSP is an all-round cooperation model of climate technology cooperation such as demand-based joint R&D, human resource development, financial support for sustainable commercialization beyond simple technology transfer to developing countries. In addition, by linking international cooperation projects in the field of climate technology with the projects of international climate finance organizations (GCF, MDB, etc.), we are expanding our capacity for global cooperation projects and expanding our business scale and fulfilling our obligation to reduce greenhouse gases. This paper aims to strengthen the domestic CTCN institutional platform to reinforce the competitiveness of overseas climate projects, and to establish the local base station center of developing countries to play a role as the outpost of demand transfer and climate technology cooperation, The local base plays a role as a hub for technology demand-supply matching, technology-finance linkage and sustainable commercialization in cooperation with the domestic climate technology platform under the CTSP model. Considering that excellent climate technology is owned by private sector as well as public research institutes and is also protected by intellectual property rights, it is desirable to approve the approach of recognizing the value of technology in technical cooperation. In this regard, this paper provides a model in which the publicness and industrial aspects of climate technology can be balancedly reflected. It is a combination of the utilization of IP and financial mechanisms through the formation of climate technology patent pool and the creation of public funds that make it possible. In addition, the regulation on national R&D stipulated the principles that the R&D achievements should be carried out domestically and SMEs should take priority. This may conflict with the promotion of international cooperation on climate technology, so that the rule or relevant law should be revised to solve this matter.

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