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산업재산권 [Journal of Industrial Property]

간행물 정보
  • 자료유형
    학술지
  • 발행기관
    한국지식재산학회 [Korea Intellectual Property Society]
  • ISSN
    1598-6055
  • 간기
    연3회
  • 수록기간
    1995~2019
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 주제분류
    사회과학 > 법학
  • 십진분류
    KDC 360 DDC 340
제56호 (7건)
No

연구논문

1

미래기술발전과 지식재산권의 법적 성격의 변화

계승균

한국지식재산학회 산업재산권 제56호 2018.07 pp.1-31

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이미 도래하고 있는 미래사회의 기술과 과학의 발전은 속도와 양과 질에 있어서 더 빠르고 대량으로 다른 형태로 변화를 가져올 것이라고 예상하고 있다. 그렇다면 이러한 변화에 따른 지식재산권의 성격은 어떻게 될 것인지에 대한 담론적(談論的) 내용으로 본 논문은 작성된 것이다. 기존의 입장은 지식재산권을 전통적인 재산권의 하나로 파악하고 이에 맞추어 법리가 구성되어 왔지만, 지식재산권의 대상은 지속적으로 확대되어 왔고, 권리대상의 특성으로 인해 보호방법은 확대되고 있고, 이에 따라 법률관계에도 소유권과 다른 특징을 가지도록 하고 있다. 과학기술의 발전은 지식재산의 기반이 되는 인공지능의 등장을 의미하는 창작주체, 개별적 거래보다는 어떤 체계 내에서 거래하고자 하는 유통주체, 기존의 수익적 활동을 전제로 하는 것을 넘어서서 시장의 효율성과 자원낭비를 방지하고자 하는 시장이념의 변화를 도모하고 있고, 이러한 변화의 양상은 현재진행형이고 이러한 변화는 법학의 영역에도 영향을 미쳐서 법적인 논의를 촉발하고 있다. 따라서 지식재산권의 법적 성격에도 변화가 예상되기도 한다. 기존의 물권적 성격을 그대로 유지될 수 있을지 하는 것과, 전통적인 속지주의원칙과 지식재산권의 보호의 정당성에 관한 이론적 근거에도 변화가 예상되고, 문화수요자 내지 지식재산권의 상대방에게 가장 효율적이고 강력한 항변사유였던 권리소진원칙에도 틈이 생기고 있다. 아직은 시급하게 해결하여야 할 현안문제는 아니지만, 미래의 과학기술의 발전은 사회 전반에 영향을 미치지만, 특히 재산권 분야, 지식재산권분야에 직접적으로 연관성을 가지고 있으므로 그 법적 성격의 변화의 추이를 정밀하게 관찰하고 연구할 필요가 있다고 생각된다.
It is expected that the advancement of technology and science in the future society, which is already coming, will bring about changes in speed, quantity and quality in a faster and more massive manner. This article is intended to be a discourse of what the nature of intellectual property rights is going to be like with these changes. Although the existing opinion has identified intellectual property rights as one of the traditional property rights and the law has been constituted accordingly, the subject of intellectual property rights has been continuously expanded, protection methods are expanding due to characteristics of rights object. The development of science and technology is not only the creative subject, which means the emergence of artificial intelligence, which is the basis of intellectual property, but also the efficiency of the market and the resource. The change of the market ideology to prevent the waste is promoted, which means economy sharing, and the aspect of this change is presently progressing, and this change also influences the domain of the law, thereby triggering legal discussion. Therefore, the legal nature of intellectual property rights is expected to change. It is expected that changes in the rationale for the legitimacy of the traditional law of intellectual property and the principle of territoriality, and there is a gap in the principle of exhaustion, that is, the right to be the most efficient and powerful cause of opposition. Though it is not an urgent problem to be resolved urgently yet, the future development of science and technology affects society as a whole, but it has a direct connection with the field of property rights and intellectual property rights, It is considered necessary to observe and study steadily.

7,200원

2

특허심판원의 심결에 대한 심결취소소송에서의 심리범위 무제한설과 일사부재리 원칙의 충돌

정차호, 이혜라

한국지식재산학회 산업재산권 제56호 2018.07 pp.33-81

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특허심판원에서의 행정심판, 그 후의 특허법원에서의 행정소송(심결취소소송)으로 이어지는 심급구조에 있어서, 특허심판원에서 심리되지 않았던 증거를 특허법원 단계에서 비로소 새로 제출할 수 있다는 소위 ‘심리범위 무제한설’과 제출할 수 없다는 ‘심리범위 제한설’이 대립한다. 우리 대법원은 2002년의 2000후1290 판결 및 2009년의 2007후4410 판결에서 무제한설을 채택한 바 있는데, 일본 최고재판소는 1976년 제한설을 채택한 바 있다. 그런데 그 당시 우리 대법원과 일본 최고재판소가 적용한 규정이 다름으로 인하여 그러한 다른 결론이 각각 타당할 수 있었다. 즉 아래 표가 보여주는 바와 같이, 우리 대법원의 2000후1290 판결 및 2007후4410 판결은 2001년 개정 전 구법을 적용하였고 그 법이 확정 ‘판결’에도 일사부재리 효과를 인정하였으므로 무제한설이 일사부재리 원칙과 충돌하지 않았다. 그에 반해, 1976년 일본 최고재판소가 다룬 사건은 확정 ‘심결’에만 일사부재리 효과를 부여하는 규정에 근거하므로 무제한설이 일사부재리 원칙과 충돌하며 그래서 일본 최고재판소는 그 일사부재리 규정의 취지상 제한설이 타당하다고 판시하였다. 우리 특허법은 2001년 개정을 통하여 확정 ‘판결’을 일사부재리 원칙의 적용대상에서 삭제하였다. 즉, 아래 표가 보여주는 바와 같이 구법에서는 무제한설을 적용하여도 판결에서의 증거(B)에도 일사부재리 원칙이 적용되어 논리적으로 문제가 없었으나, 신법에서는 무제한설을 적용하는 경우 판결에서의 증거(B)에는 일사부재리 원칙이 적용되지 않아 그 증거를 근거로 새로운 심판의 청구가 가능하게 되는 것이다. 그러한 모순을 방지하기 위해서는 제한설을 적용하여 심결취소소송 단계에서 새로운 증거(B)가 제출되지 못하도록 하여야 한다. 일본 최고재판소 1976년 판결이 그렇게 판시하였다. 그런데, 우리 대법원 2000후1290 판결 및 2007후4410 판결은 구법을 적용한 것이므로 그 판결 자체에는 문제가 없었으나, 신법에서의 무제한설은 일사부재리 원칙과 충돌하므로 대법원이 향후 신법을 적용한 사건에서 제한설을 채택하여야 할 것이다.
In a proceeding before the Patent Court, appealed from an IPTAB ruling, there are two conflicting theories: trial scope non-limitation theory, under which a new evidence (not contested in the IPTAB) can be submitted to the Patent Court and trial scope limitation theory, under which a new evidence cannot be submitted. The Korea Supreme Court, in 2000Hu1290 decision (2002) and 2007Hu4410 decision (2009), selected the trial scope non-limitation theory, nonetheless in 1976 the Japan Supreme Court (en banc) selected the trial scope limitation theory. The two supreme courts of Korea and Japan respectively applied different provisions with different meaning, therefore each different conclusion could be possible. The Korea Supreme Court’s two decisions, 2000Hu1290 and 2007Hu4410, applied the old (before 2001 amendment) Patent Act, and because the Act admitted res judicata effect to a final “court” decision as well as to a final board decision, the trial scope non-limitation theory did not conflict against res judicata principle. On the other hand, because the 1976 Japan Supreme Court decision was decided under a provision which endowed res judicata effect only to a final “board” decision, the trial scope non-limitation theory conflicted against the res judicata principle, therefore the Japan Supreme Court, to avoid such conflict, selected the trial scope limitation theory. In 2001, the Korea Patent Act was amended to erase a final “court” decision from subject matter of the res judicata principle. In other words, even though the trial scope non-limitation theory did not necessarily conflict against the res judicata principle under the old Patent Act, however does conflict under the new (after 2001) Patent Act. To avoid such a conflict, the trial scope limitation theory should be applied and a new evidence should not be admitted in a Patent Court proceeding. The Japan Supreme Court decided so in 1976. In the near future, the Korea Supreme Court, applying the new Patent Act, should apply the trial scope limitation theory.

9,900원

3

미국 특허법상 소제기의 지연 법리와 미국 연방대법원 SCA 판결

이주환

한국지식재산학회 산업재산권 제56호 2018.07 pp.83-145

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미국 특허법에서 소제기의 지연 법리는 특허권자가 소송을 비합리적으로 지연하여 제기함으로써, 피고에게 중대한 손해를 준 경우에 인정되는 피고의 소송상의 방어방법이다. 이 법리는 특허권자의 소의 제기에 적시성이 결여되었을 경우, 원고의 청구원인은 소멸한다는 법적 사고를 반영하고 있다. 1982년 Aukerman 전원합의체 판결에서, 미국 연방순회항소법원은 소제기의 지연 법리는 특허침해소송에서 피고의 소송상의 방어방법으로 인정된다는 법리를 채택하였다. 그러나 25년이 흐른 2017년 SCA 판결을 통하여, 미국 연방대법원은 특허침해로 인한 손해배상청구에서는 피고의 소송상의 방어방법으로 소제기의 지연 법리가 인정되지 않는다고 판결함으로써, 연방순회항소법원 전원합의체가 채택한 법리를 폐기하였다. 특히 연방대법원은 특허침해로 인한 손해배상청구에서 피고의 소송상의 방어방법으로 소제기의 지연 법리를 인정하지 않음으로써, 미국 특허법상 소제기의 지연 법리를 특허권자에게 유리하게 설정하였다. 그러나 SCA 판결에서 연방대법원 대법관 7인의 다수의견은 자신의 판결을 지지하기 위한 논거를 적절하게 제시하지 못하였다. 또한 다수의견은 반대의견에서 Breyer 대법관이 지적하였듯이 피고의 행위가 특허침해행위에 해당된다는 것을 알고 있음에도, 피고로부터 고액의 손해배상을 획득하기 위하여 피고가 침해제품개발을 위하여 많은 자본을 투자하기를 기다렸다가, 관련제품시장에서 침해제품이 성공을 거둔 후에야 비로소 특허침해소송을 제기하는 특허권자의 행위로부터 피고를 보호할 수 없는 “법적인 새로운 공백”을 창출할 수 있는 문제점이 있다. 이런 측면에서 소제기의 지연 법리라는 소송상의 방어방법을 특허침해로 인한 손해배상청구에 적용하는 것은 피고를 과도하게 보호하는 것이 아니라, 오히려 특허권자의 비합리적인 소제기의 지연으로부터 손해를 입을 수 있는 피고를 적절하게 보호하는 것이다. 결국 SCA 판결에서 미국 연방대법원의 특허정책은 “나쁜 정책”이다.
Laches under the U.S. patent law is the defendant’s defense recognized to protect the defendant who has suffered material prejudice by the patent infringement lawsuit that patent holder had filed in an unreasonable delay. Laches reflects the legal thinking that the plaintiff’s cause of action should disappear for absence of timeliness. In the 1982 Aukerman ruling en banc, the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit had adopted a legal principle that laches is recognized as a defense for the defendant in patent infringement lawsuits. However, after 25 years, through the SCA’s ruling in 2017, the U.S. Supreme Court has ruled that laches is not recognized as a defense for the defendant in a claim for damages caused patent infringement. And the Supreme Court has abolished the legal principle adopted by CAFC through Aukerman ruling en banc. Therefore, the legal principle adopted by the U.S. Supreme Court in the SCA’s ruling is a victory for patent holders. However, in the SCA ruling, the majority opinion of the Supreme Court by the seven Justices has failed to present adequate justifications for their decision. In addition, as Justice Breyer had pointed in his dissenting opinion, the majority of opinion will open “New Gap” that patentees might wait for a decade or more while the infringer invests heavily in the development of the infringing product, then if the product is a success, the patentee can bring his lawsuit, hoping to collect a significant damages. In this respect, applying laches to the claim for damages caused patent infringement is not excessive protection but proper protection for the defendant. After all, the U.S. Supreme Court’s patent policy in the SCA’s decision is a “bad policy”.

12,000원

4

TRIPs 강제실시권 조항 개정에 관한 소고

이주하, 이헌희

한국지식재산학회 산업재산권 제56호 2018.07 pp.147-185

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TRIPs 제31조의2 개정은 의약품과 관련하여 선후진국의 대립되는 상황에서 결론을 도출했다는데서 상당히 큰 의미를 가진다고 할 수 있다. 특히 인간의 생명과 공중보건에 관한 중요한 결정이라는데서 더욱 의미를 가지게 된다고 볼 수 있다. 이번 개정을 통해 개도국 및 최빈개도국의 경우 자국의 국민의 생명 및 보건문제를 해결하기 위해 타국의 의약품 생산시설을 이용할 수 있으며, 이에 따라 의약품을 공급받을 수 있다는 것도 큰 의미라 할 수 있다. 이에 개도국 및 최빈개도국의 경우 해당 제도를 국제조약뿐만 아니라 FTA 등에서도 적극적으로 활용할 것으로 예상되며, 이러한 상황은 우리나라에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 살펴본 바와 같이 우리나라의 경우 2005년 특허법 개정을 통해 이미 수입국에서의 요청이 있는 경우 강제실시를 통해 의약품등을 생산하여 수출할 수 있는 제도적 장치를 마련해놓고 있으며, 의약품을 적절히 생산할 수 있는 기반시설을 충분히 가지고 있다. 때문에 앞으로 수입국의 요청이 있는 경우 또는 국제협상 대응 시 소극적인 해석보다는 관련 제도가 정하는 범위 내에서 국제적인 공중보건의 위기에 적극적으로 노력하는 부분도 중요할 것이다. 강제실시권 제도의 실효성을 재고를 위해 특허권 보호를 위한 노력과 인간의 건강권을 지키기 위한 공중보건적 측면이 균형을 이루도록 노력을 지속해야 할 것이다.
The revision of Article 31bis of TRIPs seems to be very meaningful since conclusions have been reached amid confrontations between developed countries and developing ones in relation to pharmaceuticals. They carry even greater meaning because they are important decisions for the life of human beings and public healthcare. Through this revision, developing countries as well as the least developed ones can use drug production facilities in other countries to solve their public health problems, so the provision of medical supplies is very meaningful. Accordingly, the countries will request to strengthen the institution actively in international treaties and FTAs, etc., and this in turn will have impacts on Korea, too. With regard to the foregoing, Korea already retains institutional mechanisms for the export of pharmaceuticals, etc., by compulsive execution for requests from importing countries through the revision of the Patent Law in 2005; we also have sufficient infrastructure for the proper production of medical supplies. Thus, if there is any request from the importing nation or for response to international negotiations, proactive efforts for international public health crises within the scope stipulated by related institutions will be important, rather than passive interpretation. In order to raise the effectiveness of the compulsive execution system, there should be balance between efforts to protect patents and those for public healthcare for the right to be healthy.

8,400원

5

물품의 외관이 기술적 기능에 의해서만 결정된 것인지에 대한 유럽연합법원의 해석 - DECERAM GmbH v CeramTec GmbH Case -

안원모

한국지식재산학회 산업재산권 제56호 2018.07 pp.187-232

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유럽의 등록공동체디자인 보호 제도에서, “물품 외관의 특징들이 기술적 기능에 의해서만 결정된 경우”에, 당해 등록디자인은 보호 요건을 갖추지 못한 것이 된다. 여기에서 “물품 외관의 특징들이 기술적 기능에 의해서만 결정”된 것인지의 판단 기준과 관련하여, 유럽 내에서 두 가지 대립되는 의견이 존재하고 있었다. 하나는 대체 디자인 테스트이고 다른 하나는 비 심미적 고려 테스트이다. 유럽 내에서, 위 두 가지 접근법이 모두 사용되고 있었기 때문에, 어느 하나의 접근법으로 통일되어야 한다는 필요성이 계속하여 제기되고 있었다. 2018. 3. 유럽연합법원은 독일 뒤셀도르프 고등법원의 질의에 답하면서, 위 두 가지 접근법 중 비 심미적 고려 테스트가 타당하다는 결정을 하였다. 대체 디자인 테스트는, 대체 가능한 몇 개의 디자인을 단일의 주체가 등록함으로써, 등록디자인을 통하여 기술적 기능을 독점할 수 있게 되어, 경쟁을 실질적으로 제한하는 문제점이 있다고 지적하였다. 그리하여 시각적 외관과 관련하여, 기술적 기능을 수행하기 위한 다른 고려(심미적 고려)가 당해 특징의 선택에 아무런 역할을 하지 못한 경우에, 당해 특징은 디자인 보호에서 제외된다는 판단을 하였다. 유럽연합법원이 이러한 테스트를 채택함으로써 기능성을 이유로 등록디자인이 무효로 판단될 가능성이 더 높아지게 되었다. 심미적 고려 또는 시각적 호소가 전혀 없을 것 같은 산업용 기계 기구류의 경우, 이러한 영향을 직접적으로 받을 수 있다. 그러나 유럽연합법원이 선택한 접근법 역시 기능성을 이유로 등록디자인을 무효로 시키기에 매우 엄격한 기준이다. “물품 외관의 모든 특징들이 기술적 기능에 의해서만 결정된 경우”에 당해 등록디자인은 무효로 될 것이기 때문에, 만일 물품 외관의 일부에 심미적 고려가 어느 정도 포함되어 있다면, 당해 디자인은 유효한 것이 된다. 유럽연합법원의 결정 이후, 이에 대한 비난이 많이 등장하고 있다. 특히 디자인 개발 과정에서의 디자이너의 의도가 중요해졌다는 점에서, 판단의 주관적 성향에 대한 비판이 많다. 또한 판단의 인적기준을 구체적으로 제시하지 않은 문제점에 대한 지적도 많다. 앞으로 판단의 인적기준에 대한 필요성과 그러한 가상의 기준인이 알고 있어야 할 지식의 유형과 정도에 대한 논란이, 계속하여 제기될 것으로 보인다.
In the system of RCD in EU, a community design does not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function. In relation to the meaning of “solely dictated by technical function”, there were two different approaches in EU. One is alternative designs test and the other is no-aesthetic-consideration test. Because the above two different tests were used all together in EU, it was necessary to unify them into one approach. In March 2018, the CJEU decided that no-aesthetic-consideration test is more reasonable. The CJEU pointed out that the alternative designs test has a risk of restricting competition practically. Thus, The CJEU said that if considerations(such as aesthetic consideration) other than the need for that product to fulfil its technical function, in particular those related to the visual aspect, have not played any role in the choice of those features, such a RCD will be invalid. After this decision, a RCD is more likely to be invalidated on account of functionality. Especially, any RCD related to industrial machinery which seems to have no aesthetic consideration or no visual appeal at all is more likely to be invalidated. However, the no-aesthetic-consideration test is also very strict test to invalid any RCD. Since such a RCD will be invalidated only when all features of appearance of products is solely dictated by its technical function, if any feature with aesthetic consideration is included in the appearance of products, such a RCD seems likely to be valid. There are also many criticisms on this decision. As it is important to inquiry the intent of designer especially, the possibility of subjective judgment will be increased. It is also another problem that there is no any specific standard about who decide those issues. In the future, it is likely that the necessity of those virtual person, and the type and degree of knowledge that such a person should know will be controversial continuously.

9,400원

6

의약품 상표의 유사 판단에 관한 유럽연합의 판단기준 고찰

정태호

한국지식재산학회 산업재산권 제56호 2018.07 pp.233-269

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의약품 상표는 기존의 상표와는 다른 특유의 성격을 가지고 있으므로, 유사 판단을 할 때에는 이러한 성격을 고려할 필요가 있다. 특히 의약품 상표는 의약품 성분에 대한 정보전달의 기능도 어느 정도 가지고 있는 것이 거래계의 현실이므로, 식별력이 약한 부분이 상표의 구성부분으로 포함되는 경우가 많다. 따라서 의약품 상표는 정보전달의 기능의 충족과 식별력의 인정이라는 2가지의 요건을 모두 만족할 필요가 있다. 의약품 상표는 유사 판단에 있어서 식별력 판단을 포함하여 나름대로의 독특한 판단 방법을 가질 수 밖에 없고, 실제적인 거래계의 실정뿐만 아니라 이러한 특성에 따른 판단방법 등을 정확하게 고려하여야 의약품 상표에 관한 분쟁에 있어서 올바르고 합리적인 판단을 내릴 수 있을 것이다. 그런데 우리나라에서는 의약품 상표의 유사 판단에 관하여 의약품 상표의 특성을 고려한 판결도 거의 없을 뿐만 아니라, 특허청의 상표심사기준도 이에 관하여 전혀 정비가 되어 있지 않다. 유럽연합에서는 의약품 상표의 유사 판단에 관한 판단기준이 판결들을 통하여 잘 정립되어 있는데, 일단 유사 판단의 주체가 되는 관련 공중의 의미를 정리하고 있고, 이러한 관련 공중의 주의도를 고려하여 상표 간의 혼동을 판단하고 있는 점들은 우리가 연구할 필요가 있다. 유럽연합에서의 판단기준에 따르면, 일반 의약품과 전문의약품에 대하여 그 수요자층을 각각 구별하여 유사 판단이 이루어져야 하고, 그 수요자층의 주의도를 중요하게 고려하여야 할 것이며, 비교되는 상품 간의 동일성이나 유사성이 클수록 혼동의 가능성이 더 커지는 점도 고려할 필요가 있다. 즉, 의사나 약사는 일반 수요자보다 의약품에 대한 지식과 주의도가 높으므로, 상표 간의 혼동의 가능성이 낮을 수 있음을 고려할 수 있다. 그러나 의약품 상표의 유사 판단 시에는 수요자층의 인식도나 주의도와 아울러 국내의 의약품에 대한 실제적인 거래실정을 고려한 유사 판단이 이루어져야 할 것이며, 이것이 실제적인 유사 판단에서 가장 중요한 역할을 할 수 있을 것이다.
Pharmaceutical trademarks have unique characteristics that are different from existing trademarks, so it is necessary to consider these characteristics when determining similarity. Since pharmaceutical trademarks has the function of information delivery on pharmaceutical ingredients to a certain extent and that is a reality of the trading field, the part of weak distinctiveness is included as components of the trademarks in many cases. Therefore, it is necessary that pharmaceutical trademarks satisfies both of the two requirements: fulfillment of the function of information delivery and recognition of distinctiveness. In the case of pharmaceutical trademarks, it is necessary to have unique determining methods including the determination of distinctiveness in the determination of similarity and to take into consideration precisely the real market as well as determining methods based on such characteristics of pharmaceutical trademarks. After that, we will be able to make the right and reasonable judgments in the dispute concerning pharmaceutical trademarks. In Korea, there is almost no judgment of the courts on determining similarity in consideration of the characteristics of pharmaceutical trademarks and the trademark examination standards of the KIPO are also not established on that characteristics at all. On the other hand, guidelines on determining the similarity of pharmaceutical trademarks are well established through judgments in the EU and the meaning of the relevant public, which is the subject of determining similarity, is also well established. Therefore, it is necessary for us to study the points of determining the confusion between pharmaceutical trademarks in consideration of the relevant public's degree of attention. According to the criteria in the EU, the determination of similarity should be made by distinguishing between the generic drugs and the prescription drugs in consideration of the relevant public's degree of attention and it is also necessary to consider that a lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods. We may consider that the possibility of confusion between pharmaceutical trademarks may be lower in doctors and pharmacists, since they have a higher knowledge and degree of attention to drugs than general consumers. However, when determining the similarity of pharmaceutical trademarks, it should be made in consideration of the real market situation of the domestic drugs as well as the recognition and attention of the relevant public and it will be able to play the most important role in practical determination of similarity.

8,100원

기타자료

7

사단법인 한국지식재산학회 정관 외

한국지식재산학회

한국지식재산학회 산업재산권 제56호 2018.07 pp.271-296

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6,400원

 
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