Earticle

공공기관이 보유하는 특허, 즉 공공특허는 공적 재산의 성격을 가진 다. 그래서 현행 공공특허에 대한 기술이전제도에 따르면 ‘통상실시계 약 우선의 원칙’이 적용된다. 어떤 공공특허에 대해 전용실시계약이 쉽 게 허용되는 경우, 해당 공공특허의 과실을 한 기업이 독점할 수 있고, 시장에서의 경쟁이 저해될 수 있다. 또, 전용실시권자가 기대되었던 역 량을 발휘하지 못하여 대상 특허발명이 충분히 활용되지 못할 수도 있다. 그래서 우리 제도는 통상실시계약 우선의 원칙 아래 여러 명의 통상실시권자가 시장에서 자유롭게 경쟁하는 상황을 선호한다. 그런데, 좋은 의도가 항상 좋은 결과를 초래하는 것은 아니다. 통상실시계약 우선의 원칙으로 인해 아무도 통상실시계약을 체결할 수 없고, 그래서 공공특허가 적절히 활용되지 못하는 상황이 자주 연출된다. 그래서 이 글은 한편으로는 전용실시계약을 용이하게 하는 방안을 제시하며, 다른 한편으로는 더 중요하게는 전용실시계약의 단점을 줄이는 방안을 제시 한다. 전용실시계약을 용이하게 하기 위하여 통상실시계약 우선의 원칙이 포기되어야 한다. 그러나, 그 포기에도 불구하고 중소기업 우선의 원칙 은 고수되어야 하며, 1개월 공지(public notice) 제도를 신설하여야 한다. 그 공지에서 실시료율 등 계약의 중요사항이 공개되어야 한다. 그 공지기간 중 전용실시계약을 희망하는 자가 2인 이상 나타나는 경우, 해당 공공특허에 대하여는 통상실시계약 우선의 원칙이 적용되어도 무방할 것이다. 전용실시계약의 단점을 줄이기 위한 추가방안으로는 최소실시 료(minimum royalty) 규정을 두는 것이다. 전용실시권자는 부족한 매출 에도 불구하고 최소실시료를 지불하면서 해당 전용실시계약을 유지하 는 선택지와 그 전용실시계약을 통상실시계약으로 전환하여 매출에 연동되는 경상실시료를 지불하는 선택지 중 하나를 선택하게 할 수 있다. 이러한 제도가 전용실시계약을 용이하게 하면서도 그 계약이 본 질적으로 가지는 단점 및 위험을 경감시킬 수 있을 것이다.

Public patents owned by public institutes have a character of public property. Therefore, under current technology transfer system for public patents, “non-exclusive license priority principle” is being applied. If an exclusive license agreement is being executed for a public patent, a company may monopolize fruit of the patent and competition in the market may be undermined. In addition, the exclusive licensee may not undertake expected performance and result in insufficient utilization of the patented invention. In that context, it is preferred that several non-exclusive licensees freely compete in the market under the non-exclusive license priority principle. However, a good intent does not always give birth to a good result. Due to the non-exclusive license priority principle, nobody can sign a license agreement, and therefore public patents are not properly utilized. In that regard, this paper suggests on one hand a method to ease an exclusive license agreement, and on the other hand a method to reduce drawbacks of an exclusive license agreement. To make an exclusive license agreement easily done, the non-exclusive license priority principle must be abandoned. However, “SME priority principle” must be sustained and a new “one month public notice system” must be introduced. In the notice, some important terms and conditions, such as royalty rate, must be publicly disclosed. If two or more candidates want an exclusive license agreement during the one month period, the non-exclusive license priority principle must be applied to the patent. To further reduce drawbacks of an exclusive license agreement, minimum royalty provision may be inserted. An exclusive licensee may choose either to maintain the agreement paying minimum royalty notwithstanding insufficient revenue or to convert the agreement to a non-exclusive agreement under which a (revenue based) running royalty is being paid. Above-suggested system may not only ease exclusive agreements but also reduce inherent drawbacks and danger of an exclusive agreement.

상표법상 상표권 침해 및 구제제도는 동일․유사영역의 사용침해, 그 리고 침해의 예비적․기여적 행위를 구별하지 않고 형사처벌의 대상으로 삼고 있다. 상표권침해에 관하여 상표법은 제230조에서 ‘상표권을 침해 하는 행위’를 형사처벌의 적용대상으로 규정하고 있다. 상표법 제108조 의 제1항 각 호에서 ‘침해로 보는 행위(의제침해)’의 유형인 유사범위의 침해(제1호)와 예비적 행위(제2호·제3호·제4호)를 열거하고 있다. 그런 데 상표법은 의제침해 행위에 대한 침해죄(제230조)의 적용 여부와 구 체적인 처벌요건이나 형량 등을 명시하지 않고 있다. 게다가 상표법이 미수범을 처벌하는 규정이 없음에도 불구하고 미수범의 이전 단계의 행위를 처벌하는 것은 죄형법정주의에 반하는 확장해석이라고 볼 수 있다. 또한 유사범위의 침해와 예비적 행위는 그 성격과 입법 취지를 달리하는 것이므로 별도로 접근할 필요가 있다. 의제침해의 상표권 침해죄 적용과 관련하여, 우리 상표법 제230조는 상표권 침해죄 행위의 태양을 막연히 침해라고만 규정하고 있어 죄형 법정주의 위배될 소지 있다. 따라서 형사처벌이 필요한 침해유형을 죄 형법정주의에 부합하도록 명확하게 규정하고, 이를 벌칙규정에 반영하 는 상표법 개정이 필요하다. 본 논문은 상표권 의제침해에 대한 형사벌 관련 제도적 미비점을 도출하여 법 개정이 필요한 사항의 개선을 위한 정책적 대안을 제시하고, 나아가 죄형법정주의의 ‘명확성원칙’에 부합 하도록 처벌요건을 구체적으로 명시하는 등 입법론적 해결방안을 검토 한다.

Once a trade mark right has been established by registration, the owner enjoys the right of exclusive use of the registered trade mark on the designated goods (Article 89), and to exclude others from using a mark identical with or similar to the registered trade mark with respect to goods or services that are identical with or similar to the designated goods of the registered trade mark(Articles 107 & 108). The act of using a trademark that is identical with or similar to a third party’s registered trademark on goods, which are identical with or similar to the designated goods of the registered trademark, constitutes ‘direct infringement’. According to the Trademark Act, trademark infringement and remedies are subject to criminal punishment without distinguishing between infringements of use in the same or similar domains and preliminary and contributive acts of infringement. Regarding trademark infringement, Article 230 of the Trademark Act stipulates that “acts that infringe trademark rights” are subject to criminal punishment. In each subparagraph of Paragraph 1 of Article 108 of the Trademark Act, infringement of similar scopes (subparagraph 1) and preliminary acts (paragraphs 2, 3, and 4), which are the types of 'infringement (fictional infringement)' are enumerating. However, the Trademark Act does not specify whether the offense of infringement (Article 230) applies to the violation of the agenda, specific punishment requirements, or sentence. Moreover, even though the Trademark Act does not have provisions to punish attempted offenders, punishing the previous stage of an attempted offender can be viewed as an extended interpretation contrary to the criminal justice system. In addition, it is necessary to take a separate approach to infringements of similar scopes and preliminary acts because their nature and legislative purpose are different. In relation to the application of the trademark infringement crime, Article 230 of the Trademark Act vaguely stipulates that the offense of trademark infringement is infringement, which may violate the principle of the criminal justice system. Therefore, it is necessary to clearly stipulate the types of infringement that require criminal punishment to conform to the principle of the criminal justice system, and to revise the Trademark Act to reflect this in the penalty regulations. This thesis proposes policy alternatives to improve matters that need to be amended by deriving institutional shortcomings related to criminal punishment for trademark infringement, and furthermore, specifically stipulates punishment requirements to comply with the 'principle of clarity' of the criminal justice system.

본 글은 학문적 담론을 담은 것이 아니라 미국의 국제무역위원회(US International Trade Committee, 이하 ITC)가 관할한 미국 관세법 제337조 의 사례를 분석하여, ITC의 관할권의 대상을 고찰한 것이다. 국제무역 에 있어서 지적재산권 침해를 관할하는 ITC는 미국의 독특한 기관이다. 우리나라에 있는 무역위원회는 ITC와 거의 동일한 기능을 수행한다고 할 수 있다. ITC는 관세법 제337조의 지적재산권 침해물품의 미국내 수입으로 인하여 발생하는 불공정한 무역행위에 대하여 배제명령이나 중지명령 등의 구제수단을 행사한다. 관세법 제337조는 물품의 수입(importation of articles)이 그 관할 대상임을 명백히 하고 있고, ITC와 ITC의 판정에 대한 항소를 관할하는 연방항소법원(CAFC)은 물품의 의미를 구체화하 고 있다. 관세법 제337조가 적용되는 물품이란 유체물을 의미하고, 그 유체물은 판매용이어야 한다. 그리고 미국 특허법상의 비침해사유 등이 관세법 제337조에 적용되는지가 문제되는데, ITC와 CAFC의 입장은 특 허법과 관세법은 그 적용목적이나 조문의 의미 등이 다르다는 입장이 다. 다만 CAFC는 FDA 등의 허가를 위한 수입은 미국 특허법상 비침해 사유로 규정되어 있으므로 관세법 제337조의 관할 대상이 아니라고 판 결했다. 그 이외 영업비밀침해사건의 경우에는 외국에서 영업비밀침해행위 와 그 행위에 의하여 취득한 물품의 미국내로의 수입을 구별하여 그와 같은 물품을 수입하는 행위는 불공정무역행위로 인정하고 있다. 최근의 영업비밀침해사건의 증가는 ITC 제도에 의한 불공정무역관행의 억제 와 지적재산권 침해에 대한 구제의 두가지 정책적 목적을 달성하고 있는 것을 반증하고 있닥 할 수 있다.

This article, not an academical article, reviews the cases on the Art. 337 of the Tariff Act decided by the USITC(hereinafter “ITC”) and the jurisdiction of the ITC. The ITC is a unique institution as to dealing the IP infringement matters in the international trade. Korea Trade Committee performs the similar function of the ITC. ITC would award the exclusion orders and cease and desist order to the unfair trade practice in the international trade by importing articles infringing some intellectual property rights of the art. 337 of the Tariff Act of 1937. The art. 337 of the Tariff Act of 1937 clearly provides the authority to deal the importation of articles. the ITC and the CAFC having jurisdiction over the judgements by the ITC interpret the meaning of the articles provided by the art. 337 of the Tariff Act. According to the interpretation, the articles are tangible things, not intangible, for trade. It is a matter that the defenses provided by the U.S. Patent Act are available to the matters to the infringement of the art. 337 of the Tarff Act. The CAFC does not recognize that the defenses under the Patent Act are not defenses in the unfair trade practice managed by the ITC. As an exception, however, the experimental use of the patent under the patent act is also a defence under the procedure of the art. 337 of the Tariff Act. In addition, as to the trade secrets, the ITC exercises its jurisdiction over the importation of articles related to the infringement of trade secrets whose infringement occurs in the out side of the U.S. The increment of trade secrets infringement cases shows the achievement of the policy to the protection from international unfair practice to and remedy for the infringement the intellectual property rights.

본 논문은 가방의 형태를 둘러싸고 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목 부정경쟁행위의 구성에 요구되는 혼동가 능성의 판단과 해석에 있어 그간의 접근과 차별되는 새로운 관점의 제시 를 목적으로 하였다. 본문에서는 국내 관련 사례를 소개하고 이들 사건 에서 쟁점으로 다루어진 혼동가능성 고려 요인들을 도출하여 고찰하였 다. 주요 논의는 (가)목에 의거하여 보호 가능한 ‘상품표지’에 해당하는 가방의 형태에 대한 개념의 설정과 혼동가능성의 전제로서 표지의 동일· 유사 판단의 기준이 되고 있는 전체적인 인상의 법리 적용의 문제를 포함하였다. 쟁점 관련하여 기존의 사법적 태도와 차별되는 해석의 방향 으로, 가방의 소재와 품질에 대한 이해의 확장과 의도된 용도로서 실사 용 환경에서의 관찰에 따른 혼동가능성 판단의 필요성을 제안하였다. 이 외 상품의 가격요인에 따른 고객층의 특성 및 경합경업 여부에 따른 혼동가능성을 판단함에 있어서 상품을 둘러싼 거래의 실정 및 태양 등의 위조품 시장의 현실을 적극 반영할 것을 지적하고 있다.

This study aimed to suggest a direction for judging and interpreting the likelihood of confusion regarding the configuration of bags, which may constitute an act of unfair competition under Article 2, 1 (a) of the Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act. Key discussions included the following issues: establishing a concept for bag configuration corresponding to “product mark” that can be protected according to the Article 2, 1 (a), and applying a principle of law to the overall visual impression, which serves as a criterion for judging the identityᆞsimilarity of product mark as a premise of the likelihood of confusion. As a direction of interpretation towards the issue, it was proposed that it is necessary to expand the understanding of the material and quality of bags and to judge the likelihood of confusion based on observations in the actual use environment for intended use. Furthermore, as to making judgments regarding the likelihood of confusion according to the characteristics of the customer base based on the price factors of goods and whether such goods belong to a competitive business, it was pointed out to actively reflect the reality of the counterfeit market, including the status and aspects of transactions involving goods.

한미 FTA를 이행하기 위하여 개정된 저작권법 제103조의3에 따르면 권리주장자가 소제기를 목적으로 OSP를 상대로 복제전송자의 신원정 보를 요청하였다가 거절당한 경우, 문체부장관에게 OSP에 대한 정보제 공명령청구를 할 수 있다. 그러나 문체부장관에 대한 정보제공명령청구 에 대한 사전절차인 OSP에 대한 직접적인 정보제공요청은 그에 상응하 는 OSP의 정보제공의무나 정보제공권한을 부여하는 수권규정이 없어 실효성이 없다. 실효성없는 규정이 입법화된 것은 미국과 우리나라의 개인정보보호시스템에 있어서의 중대한 차이를 간과한 데에서 기인한 것으로 보인다. 미국은 원칙적으로 개인정보의 처리를 허용하고, 특정 한 경우에만 영역특수적으로 이를 제한하는 반면, 우리나라는 원칙적으 로 개인정보의 처리를 금지하고, 예외적인 허가규정 하에서만 이를 허 용하고 있다. 따라서 미국에서와는 달리 우리나라에서 OSP에 대한 권 리주장자의 직접적인 정보제공요청이 실효성을 거두기 위해서는 그에 상응하는 개인정보제공의 권한이 명시적으로 규정되어 있어야만 한다. 저작권법 제103조의3은 이러한 명시적인 수권규정의 흠결문제 외에 도 개인정보보호적 관점에서 보호장치들이 마련될 것이 요구된다. 이 제도는 아직 침해사실이 확정되지 않은 침해혐의자의 신원정보를 권리 주장자인 사인의 손에 넘겨주는 것이기 때문에 무분별한 제공이 이루어지지 않도록 제공되는 정보의 의미와 남용의 위험성에 상응하는 요 건이 부과되어야 한다. 또한 제공된 정보가 청구목적 이외의 용도로 사용되는 것을 방지해야 하며, 제공되는 정보는 목적에 필요한 최소한 의 정보로 제한되어 있어야 한다. 뿐만 아니라 정보주체에 대한 고지의 무와 함께 독립된 기관에 의한 정보처리에의 참여가 보장되어야 있어 야 한다. 그러나 저작권법 제103조의3은 이러한 구체적인 기준들에 있 어 개정이 시급할 것으로 보인다. 당해 규정은 우리나라의 개인정보보 호시스템에 대한 기본적인 이해부족과 함께 권리자에 대한 보호에만 과도하게 초점을 맞춤으로써 실효성이 없거나 침해혐의자의 개인정보 에 대한 이익을 전혀 고려하지 못하고 있다. 따라서 입법목적을 명확히 하고, 그에 맞는 요건을 부과하면서 개인정보보호적 관점에서 충분한 안전장치들을 마련할 것을 제안한다.

Nach § 103-3 des Urheberrechtsgesetzes, der zur Ausführung des Freihandelsabkommens zwischen den USA und Korea neu eingeführt wurde, kann der Rechtsinhaber dem Minister für Kultur, Sport und Tourismus auf Auskunft über die Identitätsdaten des mutmaßlichen Verletzers in Anspruch nehmen, wenn ein unmittelbarer Anspruch auf Auskunft gegen die OSPs abgelehnt wurde. In der Praxis kommt dem unmittelbaren Anspruch auf Auskunft gegen die OSPs jedoch wegen der fehlenden Ermächtigungsgrundlage keine Auswirkung zu. Dies beruht vermutlich darauf, dass ein erheblicher Unterschied bei den Datenschutzsystemen in den USA und Korea übersehen wurde. In Korea, wo die Verarbeitung der Daten grundsätzlich verboten, ausnahmsweise nur mit bestimmten Vorschriften erlaubt ist, bedarf die Datenübermittlung einer ausdrücklichen Ermächtigungsbestimmung. Neben dem Lücken der Ermächtigungsklausel weist § 103-3 des Urheberrechtsgesetzes das Problem unzureichender Datenschutzmaßnahmen auf. Da die Vorschrift die Identitätsdaten des mutmaßlichen Verletzers, bei dem die Verletzungstatsache vom Gericht noch nicht festgestellt wird, an den Anspruchsberechtigten, den Privaten aushändigen lässt, sollten die der Bedeutung der übermittelten Daten und der Missbrauchsgefahr entsprechenden Anforderungen gestellt werden, um eine unbesonnene Datenübermittlung zu verhindern. Darüber hinaus sollte verhindert werden, dass die übermittelten Daten für andere Zwecke als den Anspruchszweck verwendet werden, und die übermittelten Daten sollten sich auf das für den Zweck erforderliche Mindestmaß beschränken. Außerdem sollte die Benachrichtigungspflicht an die betroffene Person und die Mitwirkung von einer unabhängigen Organisation gewährleistet werden. Diese Regelung ist unwirksam oder berücksichtigt die Interessen des mutmaßlichen Verletzers auf seine Daten überhaupt nicht, indem sie sich übermäßig auf den Schutz des Rechtsinhabers konzentriert und ein grundlegendes Verständnis über das koreanischen Datenschutzsystem fehlt. Daher wird vorgeschlagen, den gesetzgeberischen Zweck zu klären, die dem Zweck entsprechenden Anforderungen zu stellen und hinreichende Garantien im Hinblick auf den Datenschutz bereitzustellen.