Earticle

2019년 우리 대법원의 솔리페나신 판결은 존속기간 연장특허권의 효력이 미치는 효력범위를 정함에 있어 ‘실질적 동일성’이란 기준을 새로 제안하고 있다. 이런 새 기준은 연장특허권의 효력이 미치는 범 위에 관한 특칙 제95조를 해석함에 있어 약사법에 따른 관점에서 접 근하던 종전 논의가 잘못된 관점이었고 경직된 기준이었다는 문제점 을 극복하였다는 가치가 있다. 하지만 솔리페나신 판결에서 첫째 ‘염’ 등에서 차이가 있더라도 통 상의 기술자가 이를 쉽게 선택할 수 있는지 여부, 둘째 유효성분, 치 료효과, 용도 등 고려요소가 실질적으로 동일한지 여부 등 2가지 요 건을 제시한 것을, 혹자가 잘못 해석하기에 따라서는 균등론에 따른 보호와 같은 것으로 이해되거나 종전 입장과 같이 여전히 경직된 기 준으로 오해될 소지도 없지 않은 상황이다. 이런 잠재적 위험을 피하 고 슬기롭고 조화로운 해석론을 전개함으로써 솔리페나신 판결이 지 닌 일부 흠을 극복해야 한다. 그런 해석론의 방향을 이 글에서 자세 히 밝히고자 하였다. 그런 해석론을 정립하기 위해 필자가 무엇보다 강조하고 싶은 점 은, 솔리페나신 판결의 ‘실질적 동일성 영역’은 ‘균등 영역’보다 협소하다는 사실, 솔리페나신 판결의 실질적 동일성 기준이 올바르게 적 용되려면 솔리페나신 판결이 제시한 고려요소인 ‘유효성분, 치료효 과, 용도’의 개념 자체도 최대한 넓게 해석하는 한편 솔리페나신 판 결이 직접 제시한 고려요소 말고도 추가적 요소들을 반드시 더 고려 하여야 한다는 사실이다. 덧붙여, 솔리페나신 판결의 새 기준이 내세운 실질적 동일성이란 용어가 외형상 일본 지적재산고등재판소가 먼저 내세운 표현과 같다 고 하더라도 일본의 관련 해석론을 그대로 따라서는 곤란하다. 특허 권 존속기간 연장 법제야말로 한국을 비롯해 일본·미국·유럽연합 등 각국의 법제가 저마다 여러 가지 면에서 차이가 두드러진 부분이어 서 실질적 동일성과 관련한 일본의 해석론과 전개방향은 한국이 참 조할 수 있는 데 그치는 것이기 때문이다.

In 2019, Our Supreme Court's decision in the Solifenacin case proposed a new standard of “substantial identity” in determining the scope of protection that the term-extended patent covers. This new standard is valuable because it overcomes the problem that all the previous discussions, which were approached from the point of view of the Korean Pharmaceutical Affair Act, were wrong approach and leading to too rigid standards in interpreting Article 95 of Korean Patent Act concerning the scope of protection for the term-extended patent. However, there could be some possibility that the new standard set by the Solifenacin decision is mistakenly understood as the same standard as that of the equivalent theory or misunderstood as a another rigid standard similar to the previous ones if someone misinterprets the two below criteria given in the Solifenacin decision: the first criterion is whether or not a person having ordinary skill in the art (PHOSITA) could easily modify a salt of a drug even though the specific type of salts in the compared drugs are different, then the second criterion is whether the considered factors such as active ingredient, therapeutic effect, use and etc. are substantially identical. By avoiding the above dangerous possibility and developing a wise and harmonious interpretation, some flaws residing in the Solifenacin decision should be cured. This article try to elucidate the proper direction of such interpretation. To get such interpretation, this article does emphasize some points as follows: The very scope of protection for the substantial identity theory in Solifenacin decision is clearly narrower than that for the equivalent theory. For proper application of the substantial identity standard set by Solifenacin decision, the concept of ‘active ingredient, therapeutic effect and use’, which are the considered factors presented in the Solifenacin decision, should be interpreted as broadly as possible while the other factors must be also considered in addition to the above factors. In addition, even if the specific jargon (‘substantial identity’) for the new standard of Solifenacin decision is exactly same as that of the Japanese Intellectual Property High Court decisions, it is never allowable to deadly follow the related interpretation of Japanese court. Because the specific legislations for patent term extension in Korea, Japan, US, and the European Union are quite different in many ways, such Japanese interpretation and its related trend is no more than a reference, not a binding.

최근 의약품 관련 지식재산권 조항들이 FTA 협상 시 중요한 이슈 로서 제기되고 있다. 제약산업은 기업뿐만 아니라 국가의 경쟁력의 차원에서도 큰 역할을 하고 있기 때문에 선진국은 FTA에서 신약의 독점권을 연장하는 의약품 지식재산권 관련된 이슈를 중요하게 다루 고 있는 것이다. 최근 CPTPP 및 USCMA 등에서도 미국은 자국의 제 약산업을 위해 의약품 특허존속기간연장, 자료보호, 허가특허연계 등 다양한 이슈를 제기해 자국의 이익을 취하려고 하였다. 이러한 제약 산업과 의약품 지식재산권의 중요성에 대해 최근에는 중국도 이를 인 식하고 자국의 산업발전을 위해 정책적으로 많은 노력을 하고 있다. 중국은 자국의 의약품 산업 발전 수준을 고려하여 허가특허연계제 도의 도입, 존속기간 연장, 의약품 자료보호 등 다양한 이슈에 대해 서 정책, 제도적 변화를 꾀하고 있다. 그런데 이러한 변화는 향후 우 리나라와의 FTA 협상에서도 상당한 영향을 끼칠 것으로 예상된다. 즉, 기존 한국과 중국이 모두 참여한 협상인 한중 FTA 및 RCEP 협 상에서는 의약품 관련 조항들이 낮은 수준으로 유지되었다면, 현재 협상 중인 한중일 FTA에서는 현재의 중국 제도변화가 반영된 협정 문이 도출 될 수 있을 것이기 때문이다. 중국은 의약품 교역과 관련해서 우리나라에 중요한 국가로서 이러 한 상황에 대비하여 현재 중국의 변화에 대해서 구체적으로 파악하고, 이를 반영하여 현실에 맞는 대응방안을 모색할 필요성이 있어 보인다.

Recently, provisions on intellectual property rights related to pharmaceutical have been raised as important issues for FTA negotiations. Since pharmaceutical industries are taking big roles not just for businesses but also for the level of the nation’s competitiveness, advanced countries are cautiously dealing with issues related to intellectual property rights to extend exclusive rights of pharmaceutical products in FTA. In the recent CPTPP, USCMA, etc, the USA raised diverse issues as pharmaceuticals patent-term extensions, protection of test data, patent linkage, etc to keep their national interests by protecting their pharmaceutical industry. China has also recently recognized the importance of intellectual property rights on its pharmaceutical industry and medical supplies and it is making a lot of effort in policies for its industrial development. China is working on changes in policies and systems for diverse issues as introduction of patent linkage system, patent-term extension, protection of test data on pharmaceuticals, etc, considering the development level of its pharmaceutical industry. These changes, however, are expected to have considerable impact on FTA with Korea. That is, clauses related to pharmaceuticals were kept at low levels in the Korea-China FTA and the RCEP negotiated by both sides, Korea and China, but the Korea-China-Japan FTA being negotiated now may draw an agreement reflected the changes of China. China is an important country for Korea in terms of trades of pharmaceuticals and we should understand the changes of the country clearly and search realistic countermeasures to be prepared for this situation.

디자인의 유사성 판단에서, 물품의 ‘기능상 불가결한 형상’ 부분은 그 중요도를 낮게 평가하여야 할 필요가 있지만, ‘기능을 확보하는 데 필요한 형상’ 부분은 기능적 고려가 있다는 이유만으로 그 중요도 를 낮게 평가해서는 안 된다. ‘기능상 불가결한 형상’ 부분이라고 하여 유사성 판단에서 완전히 제거하고자 하는 것은 타당하지 않다. 이러한 형상 부분도 나머지 부 분과의 상관적인 관계에서 디자인의 전체적 시각적 효과에 영향을 미치는 것을 부인하기 어렵기 때문이다. 다만 선택 가능한 대체디자 인이 존재하지 않는 형상의 경우, 기술적 기능의 독점에 대한 우려가 있기 때문에 그 권리범위를 일부 제한할 필요가 있다. 이런 점에서 ‘기능상 불가결한 형상’ 부분은 디자인의 유사성 판단에서 그 중요도 를 낮게 평가하는 것이 타당하다. 반면에, ‘기능을 확보하는 데 필요한 형상’ 부분은 단지 기능적 고 려가 있다는 이유만으로 디자인의 유사성 판단에서 그 중요도를 낮 게 평가해서는 안 된다. 물품의 외관은 공지요소, 기능적인 요소, 심 미적인 요소, 새로운 창작적 요소 등 다양한 성격을 가진 여러 구성 요소들의 결합으로 이루어지게 된다. 이러한 요소들은 시각적인 면 에서 상호 관련성을 가지면서 그 전체적인 결합에 의하여 디자인 고 유의 심미감(인상)을 만들게 된다. 디자인권은 이러한 다양한 요소들이 결합된 전체적·시각적 효과를 보호하는 것이므로, 그 구성요소 중 의 일부에 기능적인 고려가 있었는지 여부는 중요하지 않다. 따라서 ‘기능상 불가결한 형상’이 아닌 단지 ‘기능을 확보하는 데 필요한 형 상’은, 디자인의 유사성 판단에서, 기능적 고려가 있다는 이유로 그 중요도를 낮게 평가해서는 안 된다.

The features dictated solely by the technical function should be evaluated as having a low weight in comparing the substantial similarities of the design. However, design features that include just functional considerations should not be underestimated in weight. It is not reasonable to completely remove or ignore features dictated solely by the technical function from the similarity comparison of designs. The features dictated solely by the function can also affect the overall visual impression of the design in relation to other features of the design. However, if there is no alternative design, there is a concern about the monopoly on the technical function, so there is a need to limit the scope of the rights of those features. For this reason, it is reasonable to underestimate the importance of the features dictated solely by the technical function, in the comparison of the substantial similarity of the design. On the other hand, features that are merely related to functions should not underestimate the importance of those features, just because they have functional considerations. The appearance of a product consists of a combination of various components with well-known components, functional features, aesthetic elements, and new creative elements. These components are visually related to each other and create a unique aesthetic (impression) of the design by the overall combination of those elements. The design right protects the overall and visual effects of these various components, so it does not matter whether some of the components have functional considerations. Therefore, features that are related merely to a function, not features dictated solely by a technical function, should not underestimate their importance because they are merely functional considerations.

부정경쟁방지법 카목(변경전 차목)은 우리 학계에 많은 해석 논란을 불러일으켰고, 실무적으로도 많은 혼란을 가져왔다. 카목(변경전 차목)의 성격은 부정경쟁행위의 하나로 이해하였어야 함에도 불구하 고 이를 일반조항 또는 보충적 일반조항이라고 이해함으로서 거의 모 든 지적재산권관련 소송에서 그 침해를 주장하는 만능조항이 되었다. 카목(변경전 차목)은 하나의 부정경쟁행위로서 타인의 이룩한 성과를 취득하여 사용하는 것이 타인의 영업을 파괴하는 기생적 행위를 부정 경쟁행위로 인정하는 것으로 보아야 한다. 그럼에도 불구하고, 부정경 쟁방지법의 시작이 모방에 관련되어 있다 보니, 위 조항을 성과 ‘모방’ 조항이라고 하여, 타인이 이룩한 성과의 ‘취득사용’을 ‘성과 모방’으로 이해한 것이 카목(변경전 차목)의 해석적용에 혼란을 가져온 근본적 인 원인이 있다고 생각된다. 그러한 혼란에는 ‘隸屬的 模倣’(sklavische Nachahmung)과 ‘직접적 모방’(unmittelbare Leistungsübernahme)에 대한 용어의 오해에도 그 원인이 있다. 그러나 모방(imitation)과 취득사용 (appropriation)은 구별되어야 하고, 카목(변경전 차목)은 취득사용 (appropriation)에 관한 조항으로 이해하여야 한다. 그리고 이와 같은 혼란은 법원의 이해도 한 몫 했다고 생각되는데, 위 조항을 “기술이 발전하고 시장이 변화함에 따라 점점 다양화, 지능화되어 가는 수많은 유형의 부정경쟁행위에 대처하기 어렵다는 문 제점”을 해결하기 위해 포괄적이고 일반적인 조항으로 카목(변경전 차목)을 규정한 것이라고 이해함으로써 더욱 더 혼란을 가져온 것으 로 보인다. 부정경쟁행위의 규범적 일반조항을 두고 있던 독일은 법 개정을 통하여 규범적인 조항을 포기하고 선언적인 일반조항을 두어 일반조항으로 부정경쟁행위를 규율하려는 태도를 변경했다. 그 대신 상세한 부정경쟁행위를 규정함으로써 법적 예측 가능성과 확실성을 도모하여 기술이 발전하고 시장이 변화함에 따라 점점 다양화, 지능 화되어 가는 시장에 대응하고 있다. 우리 부정경쟁방지법이 모호하 고 이해하기 어려운 카목(변경전 차목)을 만들어 논쟁거리 조항으로 대응하는 것이 올바른 일인지 다시 한번 검토해봐야 할 것이다.

The Unfair Competition Law §2(1) (Cha)(hereinafter the (Cha)) raised the disputes of its interpretation and brought confusion to the field of legal practices. The (Cha) should be understood as an unfair competition. However, it was understood as a general provision or a supplementary general provision the unfair competition and then, it became to a catch all provision. The (Cha) should be understood as an unfair competition that it recognizes the parasitic competition destructing the competitor’s business as an unfair competition appropriating the fruits of others. Notwithstanding that, the origins of the law of unfair competition is related to imitation of competitor’s good and service and then, the (Cha) is understood of the imitation of competitor’s fruits. It is the fundamental cause that drove the chaos of the legal interpretation of the (Cha). In the chaos, it is a reason that the terms of slavish imitation(sklavische Nachahmung) and misappropriation(unmittelbare Leistungsübernahme) are misunderstood. The imitation and appropriation are different. The (Cha) is a provision regarding misappropriation. A reason of the chaos lies on the Courts’ views that they understand the (Cha) is a general provision or a supplementary general provision which is intended to solve the difficulty of facing various and diverse unfair competitions rising along with the development and change of the technology and market. It bring more serious chaos of understanding the (Cha). Germany had a general provision having legal power to govern the actual cases of unfair competition. Recently, however, the Germany has amended the general provision as a declaratory provision have no power to govern the actual cases. In addition, the unfair competition law of Germany has detailed provisions regarding the unfair competition. It will enhance to legal predictability and stability. Then, Germany manages the various and diverse market economy. Therefore, the (Cha) should be reviewed because coding the (Cha) which is ambiguous, vague, not understandable and disputable is not a right way to manage to governing the various and diverse unfair competition activities.

2019년 7월 9일부터 시행되는 특허법에서는 고의적인 특허권 또는 전용실시권 침해에 대해 3배까지 증액배상을 인정하고, 증액배상액 결정에 있어서 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 침해행위 로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 침해행위를 한 자의 재산 상태 등을 고려하도록 규정하고 있다. 이러한 3배까지의 증액배상제 도가 제대로 그 기능을 수행하기 위해서는 법원에 ‘고의적인지’ 여부 를 판단할 수 있는 사실 및 증거, 각각의 고려요소에 해당하는 사실 및 증거가 주장․제출될 수 있어야 한다. 이를 위해 특허법에 도입되 어 있는 자료제출명령제도, in camera 제도, 비밀유지명령제도 등을 활용할 수 있겠지만 한계가 있다. 현행 증거수집 및 조사절차의 한계로 인해, 미국의 Discovery 제도 를 도입하자는 논의도 있지만 과다한 소송비용과 소송지연 등의 부 작용으로 인해 전면적으로 국내에 도입하는 것에는 회의적이다. 이 러한 측면에서, 영국의 Disclosure 제도에 대한 검토는 의미가 크다. 영국은 영미법계 증거개시 제도가 발생된 곳이지만 1999년 Woolf 개 혁과 최근의 Disclosure 시범제도를 거치면서 미국의 Discovery 제도 보다는 제한적인 ‘Disclosure 제도’를 운영하고 있기 때문이다. 본 고에서는 영미법계 증거개시 제도의 국내 도입에 따른 시사점 을 얻고자, 영국의 Disclosure 제도를 전반적으로 검토하였다. 그동안 시행되어 온 일반적인 영국의 Disclosure 제도, 최근의 Disclosure 시범 제도, 특허소송에서의 Disclosure, 신속심사 및 유연심사제도하에서의 Disclosure를 살펴보았다. 이러한 검토 결과, 적정 · 공평과 동시에 신속 · 경제를 이상으로 삼 고 있는 국내 민사소송절차, 특히 특허침해소송절차에 영미법계의 증거개시 제도를 도입함에 있어서 시사점을 발견할 수 있었다. 한편 으로는, 적정하고 공평한 소송을 위해, 당사자 등의 증거보전의무, 당 사자의 자료목록 개시의무, 당사자의 자료제출의무, 위반 시의 조치 등을 강화할 필요가 있지만, 다른 한편으로는 신속하고 경제적인 소 송을 위해 자료개시 중심의 증거개시, 특권 등에 기초한 자료개시 범 위의 제한, 자료개시절차의 생략 등을 함께 고민할 필요가 있다는 것 이다. 앞으로 이러한 시사점과 다른 국가의 제도에 대한 추가적 검토를 바탕으로 국내 특허침해소송 현실에 부합하는 한국형 증거개시 내지 자료개시 제도를 설계하여야 할 것이다.

According to the revised Korean Patent Law, which took effect from September 9, 2019, courts in patent infringement cases may increase the damages up to three times the amount found or assessed in courts’ consideration of an infringer’s profits and the financial status of an infringer etc. For the proper functioning of this enhanced damages system, claimants should be able to proffer evidence that substantiates an infringer’s intention and other considerations. However, the evidence collection system in patent law such as a court order for the production of materials has its limits. The limits of the evidence collection system in the Korean civil procedure results in the discussion about the partial introduction of the US discovery system into the Korean civil procedure. Still, many scholars worry about its problems: excessive litigation cost and delay. In relation to this, a study on the disclosure system in the UK is very meaningful in that the UK, the birthplace of the common law discovery system, operates a limited discovery system(the disclosre system) after experiencing the Woolf reform and through the recent disclosure pilot scheme. This thesis has conducted a research on the overall UK disclosure system in order to obtain implications from it: the disclosure system in general, the disclosure pilot scheme, disclosure in patent litigation, and disclosure under the shorter and flexible trials scheme. As a result of the research, this thesis finds that the duty of parties or legal representatives to take reasonable steps to preserve documents in their control, the duty of parties to disclose the list of documents, the duty of parties to produce a copy of documents, and sanctions need to be reinforced in Korean patent infringement cases for just and fair litigation. On the other hand, this thesis suggests that the disclosure of “documents”, the limitation of the scope in disclosing documents based on privileges and trade secrets, and the omission of disclosure should be taken into account for speedy and low cost litigation. On the basis of these implications and the further study on the advantages of the US discovery system and evidence collection systems of other countries, we are required to design our own system in view of our practice in patent litigation.

본 연구에서는 먼저 정보보안기술을 대상으로 선진국과 신흥기술 국의 R&D특성에 영향을 미치는 요인을 파악하고자 한다. 분석결과, 선진국 R&D는 특허의 질적 수준을 의미하는 인용율과 관련된 특허 지표에 영향을 받고, 신흥기술국 R&D는 특허의 양적 수준을 의미하 는 출원수와 관련된 특허지표에 영향을 받는 것으로 나타났다. 또한 정보보안 분야의 28개 세부기술 중 10개가 신흥기술국 R&D에 가까 운 형태를 보인 반면에, 18개 기술은 선진국 R&D에 가까운 형태를 보이는 것으로 예측되었다. 하지만 파급효과가 큰 5개 기술(암호기 술, 인증기술, 클라우드/빅데이터 보안, 개인정보보호, IoT 보안)은 신흥기술국 R&D에 가까운 특성을 보이는 것으로 예측되어서, 향후 이러한 기술에 대한 우선적인 지원과 특허전략이 필요하다고 볼 수 있다.

In this study, we first examine the factors affecting R&D characteristics of developed and developing countries in information security technology. As a result, developed country R&D is influenced by patent index related to the quotation rate, which means the quality level of the patent, and R&D of developing country is influenced by the patent index related to the number of patent, which means the quantity of patent. In addition, ten of the 28 detailed technologies in the field of information security were close to R&D in developing countries, while 18 technologies were expected to be close to R&D in developed countries. However, five technologies with high ripple effects (encryption technology, authentication technology, cloud / big data security, privacy protection, and IoT security) are expected to show characteristics close to R&D in emerging technologies. Therefore, it is necessary to provide priority support and patent strategy for these technologies.