Earticle

로크의 재산권 철학은 모든 인간은 선천적으로 권리를 가지고 있다 는 권리기반이론에서 출발한다. 이에 반하여 경제적 효용성의 극대화라 는 공리주의 철학에서 출발하는 장려설은 특허 등 특허권의 궁극적인 목적은 과학기술발전과 이로 인한 사회적 효용성을 증가시키는데 있다. 로크의 재산권 철학은 자연권에 기초한 재산권이다. 그는 노동의 결 과에 대하여 재산권을 인정함으로써 강한 정당성을 부여했다. 그러한 노동에 의하여 취득하는 재산권은 인간의 편의와 생존을 위한 것이라 고 하고 있다. 그런데 로크는 노동을 하여 토지를 취득한 자는 인류의 공동자산을 감소시킨 것이 아니라 증가시켰다고 다시 한번 강조하고 있다. 결국 재산권은 인류의 전체적인 효용성을 증가시켰다고 하고 있 다. 이로써 로크의 재산권은 자본주의적 색채를 지니게 되었고, 일부 맥퍼슨이나 스트라우스 같은 정치철학자들은 로크가 자본주의를 옹호 한 것이라고 하고 있다. 그러나 로크는 자본주의가 아닌 인간의 안락함 과 편의를 위해 노동을 장려하고 그 노동이 가치증가, 즉 재산을 축적하 도록 한 것이다. 즉 인간의 자본은 축적은 결과론적인 것이지 목적은 아니다. 로크의 재산권의 정당성은 파레토나 칼도, 힉스와 같은 후생경제학자들의 주장과 일치한다. 로크의 재산권은 인간의 안온과 생존을 위해 가장 효율적인 것임을 인정할 수 있다. 본 논문에서는 로크의 재산권은 경제적으로도 효율적인 것임을 주장하였다. 결국 재산권제도는 인간의 안온과 편의를 위한 효율적인 제도이라는 것은 로크의 재산권 철학과 후생경제학에 의해 증명이 된다.

The property philosophy of Locke is based on right based theory that all human have a inherent right. Otherwise the incentive theory rooted in the utilitarianism maximizing economic welfare is to promote development of science and technology and then increases the social usefulness. The philosophy of Locke’s property theory is based on the natural right. Locke provides strong philosophy to the recognition of property right on the fruits of labor. He emphasizes that the property right on the fruit of labor must serve the comfort and convenience of human. However, Locke again emphasizes that a man “who appropriates land to himself by his labour, does not lessen, but increase the common stock of mankind.” Conclusively the property right results increases the gross welfare of the human. Due to showing a capitalism by Locke’s property right which increases capital of human, this results that some scholars such as MacPherson and Strauss assert that Locke vindicates Capitalism. However, Locke is not a Capitalist. He encourages labor for the comfort and convenience of human and then labor brings increasing value, namely builds the property. The building up of capital stock is a consequent event, not a purpose. The justification of Locke’s property right accords with welfare economic theory of Pareto, Kaldor and Hicks. I cannot but say that Locke’s property right is a efficient way for the comfort and convenience. I may say that Locke’s property right is economical for increasing comfort and convenience of human. That the property right is a efficient way for the comfort and convenience of human is recognized by Locke’ philosophy of property and also welfare economics.

우리 특허법에 과실 추정이 규정이 도입된 계기는 일본의 1959년 개 정 특허법을 모방한 1974년 특허법 전부개정이었다. 일본은 선의 침해 자의 배상책임을 면책하는 영국의 1949년 특허법에 준거하여 과실 추정 규정을 신설하였는데, 이는 당시 영국 특허법의 취지와 불법행위 책임 법리를 오해한 결과였다. 조약이나 입법례를 살펴보면, 특허권 침해에 대해서는 과실책임법리를 원칙으로 정한 다음, 과실 추정이라는 입증책 임 전환으로 과실책임법리를 무력화하는 예는 찾기 어렵다. 과실 추정 규정이 도입된지 50년이 지난 지금 과실 추정은 사실상 간주 규정으로 변했다. 법원은 행위 유형을 묻지 않고 과실 추정의 번복 을 인정하지 않고, 직접침해 뿐만 아니라 간접침해와 균등침해에도 과 실이 당연히 추정된다는 태도를 취한다. 심지어 특허권의 유무효나 권 리범위에 대한 법원의 판단을 신뢰한 경우에도 과실을 추정한다. 과실 추정이 전제로 삼는 예견가능성과 회피가능성은 비용이 매우 많이 들 어 당사자에게 과중한 부담을 준다. 이제 특허권자에게도 우발적 침해 를 방지할 주의의무를 부과하는 균형있는 제도 변화를 모색하고, 실질 에 부합하는 법규 적용을 법원이 채택할 시점이 되었다.

Presumption of negligence in finding liability of patent infringements was introduced in the Korea Patent Ac of 1974 by imitating the Japanese Patent Act amendment of 1959. Interestingly, the Japanese amendment was motivated by the UK Patent Act of 1949 that exempted the monetary liability of an innocent infringer. This was a misunderstanding of the purpose of the UK Patent Act and the law of liability for wrongdoing. Throughout comparative legal analysis of treaties and national laws, it is hard to find similar examples that provide both the principle of negligence liability and the statutory exception of the principle by switching a burden of proof. Fifty years after the introduction of the presumption of negligence, the rule now becomes an assumption rule. The court, regardless of the type of infringing activities, does not recognize the reversal of presumption of negligence, and takes the attitude that the negligence is naturally assumed not only for direct infringement but also for indirect or equivalent infringement. An alleged infringer is unable to escape from the presumped liability even when it trusts the court's judgment on the validity or scope of patent rights. The predictability and avoidability of patent infringement, contrary to the idea and expectation of legislators, require highly expensive efforts, putting an excessive burden upon technology users. Now, it is time to seek balanced institutional changes that impose cautionary duties on patent holders to prevent an accidental infringement as well, and to reform courts’ practices.

특허권자의 손해액을 추정하는 제128조의 개정 특허법이 2020년 12 월 10일 시행되었다. 특허권자가 특허발명을 실시(생산 및 판매)하고 있는 경우에 적용되었던 개정 전 제2항 및 제3항은 침해자의 양도수량 을 전제로 특허권자의 생산수량에서 실제 판매수량 및 ‘침해행위 외의 사유’에 의하여 판매할 수 없었던 수량을 제외하고 손해액을 추정하였 다. 그러나 개정법에서는 특허권자의 생산수량을 넘는 수량에 대해서도 손해액으로 추정할 수 있다. 또 ‘침해행위 외의 사유’로 판매할 수 없었 던 수량에 대해서도 손해액으로 추정할 수 있게 되었다. 본 개정은 그동안 실질적인 손해배상이 이루어지지 않는 문제점을 해결하기 위한 것으로 볼 수 있다. 그러나 개정법에 의해서도 여전히 특허권자에게 손해배상을 하고도, 침해자에게 침해행위로 얻은 이익이 남을 수 있다. 이는 계속 침해행위를 할 수 있는 이유가 되므로 특허권자 의 실질적 보호가 이루어지지 못하는 문제점이 있다. 또 개정 전에는 ‘침해행위 외의 사유’를 침해자가 입증하여 손해액의 감면 추정이 가능하였지만, 개정 후에는 ‘침해행위 외의 사유’를 특허권 자가 입증하여 손해액의 증액 추정이 가능하다. 다만, 개정법에는 ‘침해 행위 외의 사유’의 의미가 명확하게 정의하고 있지 않다. 따라서 특허권 자는 ‘침해행위 외의 사유’를 보다 포괄적이고 넓은 범위로 해석하여 입증하려고 하는 반면, 침해자는 보다 한정적으로 좁게 해석하여 특허 권자의 입증을 부정하게 된다. 이러한 당사자 간의 주장과 분쟁은 손해 액을 쉽게 추정할 수 없는 문제점이 있게 된다. 따라서 손해배상 후에 침해자에게 남은 이익에 대해서도 환수할 수 있는 규정이 필요하고, 손해액의 추정에 포함되는 ‘침해행위 외의 사유’ 의 의미를 명확히 정의할 필요가 있다. 정의규정 도입방안으로는 ‘침해 행위 외의 사유’로 (ⅰ) 비침해 대체품 또는 경합품, (ⅱ) 침해자의 영업 력, (ⅲ) 침해제품의 브랜드 및 디자인 등을 고려해 볼 수 있지만, 엄격하 고 한정된 관점에서 (ⅰ) 비침해 대체품 또는 경합품이 있는 경우에만 적용하는 것으로 정의할 필요가 있다.

The revised Patent Act of Article 128 which estimates the amount of damages to the patentee was enacted on December 10, 2020. Paragraphs 2 and 3 before the revision, which were applied when the patentee was carrying out (producing and selling) a patent invention, estimated the amount of damage from the production quantity of the patentee, excluding the actual quantity of sales and the quantity that could not be sold by the 'other than the infringement' on the basis of the quantity of transfer of the infringer. However, under the revised law, the amount of damage can also be presumed for quantities exceeding the production quantity of the patentee. In addition, it is possible to presume the amount of damage to the quantity that could not be sold for the "cause other than the infringement act". The revision can be seen as aimed at resolving problems in which no substantial compensation has been made. However, under the revised law, the patentee may still be compensated for damages, and the benefits of infringement may remain to the infringer. This is a problem that patent holders cannot actually protect themselves because it is a reason why the infringer can continue to infringe. In addition, before the revision, it was possible to estimate the reduction or exemption of the damages by proving the "cause other than the infringement act" for the infringer, but after the revision, the patentee can prove the "cause other than the infringement act" to estimate the increase in the damages. However, the revised Act does not clearly define the meaning of the 'cause other than infringement'. Thus, the patentee tries to prove the 'cause other than the infringement' by interpreting it in a more comprehensive and wider range, while the infringer interprets it in a more limited and narrow way, to deny the patentee's proof. There are problems in that the damage cannot be easily estimated in such claims and disputes between these parties. Therefore, there is a need for a provision to be made to recover the profits left by the infringer after the compensation for the damages, and to clearly define the meaning of the 'cause other than the infringement' included in the estimate of the amount of damages. The introduction of the definition provisions may take into account (i) non-infringement substitutes or contraband, (ii) the sales force of the infringer, and (iii) the brands and designs of the infringing products, but it needs to be defined as (i) non-infringing substitutes or contusions from in a strict and limited perspective.

허가특허연계제도는 미국의 ‘Hatch-Waxman법’에서 유래한 제도이다. 호주, 캐나다, 싱가포르 등 국가들은 미국과의 자유무역협정 체결을 위 해 동 제도를 도입하였다. 허가특허연계제도를 “후발의약품의 제조판 매 승인시 신약에 관한 특허를 고려하는 법령 내지 행정운용상의 제도 설계”로 정의하는 경우 일본은 이미 허가특허연계제도를 시행하고 있 다고 할 수 있다. 그러나 일본은 ‘Hatch-Waxman법’에서 유래하는 전형적 인 형태의 허가특허연계제도를 도입하고 있지는 않다. 그런데 최근 포 괄적ᆞ점진적 환태평양경제동반자협정(이하, ‘CPTPP’)이 발효되고, 역 내포괄적경제동반자협정(이하, ‘RCEP’)이 타결됨에 따라 일본의 제도 에도 변화가 일어날 것으로 예상된다. 본 논문에서는 법과 제도가 우리와 매우 유사하지만 아직은 본격적 인 허가특허연계제도를 도입하고 있지 않은 일본의 제도를 검토해봄으 로써 우리에게 주는 시사점을 도출하고자 하였다. 일본은 제네릭 의약품 허가시 해당 의약품의 특허침해 여부를 어떻 게 고려하여야 하는지 직접 규율하는 법령은 없다. 그러나 평성6년 및 평성21년 6월 5일 후생노동성 통지에 근거하여 소위 일본형 허가특허연 계제도를 운용하고 있다. 일본형 허가특허연계제도는 제도의 명확성 측면, 전문성 측면 및 투명성 측면에서 제고의 여지가 있다. 그럼에도 불구하고 현재 상황에서 일본이 미국식 허가특허연계제도를 당장 도입 할 가능성이 큰 것으로 보이지는 않는다. 다만 ‘CPTPP’ 발효와 ‘RCEP’ 타결과 같은 최근의 움직임, 2021년 6월 시행되는 중국 제4차 개정 전리 법이 허가특허연계제도를 본격적으로 도입하고 있는 점 등을 고려해 볼 때, 일본 또한 조만간 허가특허연계제도를 도입할 가능성이 없지 않은바 일본의 움직임을 주목할 필요가 있다.

The drug approval-patent linkage system is derived from the “Hatch-Waxman Act” of the United States. Countries such as Australia, Canada, and Singapore have introduced this system to sign free trade agreements with the United States. When the drug approval-patent linkage system is defined as “a legal ordinance that considers patents related to new drugs when approval for manufacturing and sales of generic drugs, or a system designed for administrative operation”, Japan has already implemented the system. However, Japan has not introduced a typical drug approval-patent linkage system derived from the “Hatch-Waxman Act”. As the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(hereinafter referred to as ‘CPTPP’) is in effect and the Regional Comprehensive Economic Partnership(hereinafter referred to as ‘RCEP’) is concluded, changes in the Japanese system are expected. This thesis aims to review Japanese systems whose laws and systems are very similar to Korean but which have not yet introduced a typical drug approval-patent linkage system, and to draw implications for us. Japan does not have a law that directly regulates how to consider the patent infringement of a generic drug when it is approved. However, based on the notification of the Ministry of Health and Welfare on June 5, 2009 and 1994, the so-called Japanese drug approval-patent linkage system is in operation. The Japanese patent linkage system has room for improvement in terms of system clarity, expertise, and transparency. Nevertheless, in the current situation, it does not appear that there is a high possibility that Japan will introduce the US-style patent linkage system immediately. However, considering the recent movements such as the entry into force of the 'CPTPP' and the conclusion of the 'RCEP', and the fact that the 4th revised patent law in China, which takes effect in June 2021, has been fully introducing the drug approval-patent linkage system, Japan is also likely to introduce a drug approval-patent linkage system sooner or later. It is worth paying attention to Japan's movement.

미국 특허법 제145조는 미국 특허심판불복위원회의 특허부여를 거절 한 심결에 대하여 출원인이 불복하기 위한 방법으로, 미국 Virginia 주 동부지구 연방 지방법원에 특허청장을 상대로 민사소송을 제기하는 방법을 규정하고 있다. 그리고 미국 특허법 제145조는 이 절차를 진행하 기 위하여 소요되는 모든 비용은 출원인이 부담하여야 한다고 규정하 고 있다. 2019년 12월 11일 미국 연방대법원은 미국 특허법 제145조가 규정하는 비용에 미국 특허상표청이 고용한 변호사와 법률보조인의 임금이 포함되는가의 여부라는 법적 쟁점을 다루면서, 미국 특허법 제 145조에도 변호사비용부담에 대한 각자부담원칙을 천명하고 있는 “American Rule”이 적용된다는 이유로, 이 규정상의 비용에는 변호사비 용이 포함되지 않는다고 명시적으로 판시하였다. Nantkwest 판결은 변 호사비용부담에 대한 일반원칙인 “American Rule”의 법적 중요성을 지 지하였다는 점에서 의의가 있다. 특히 Nantkwest 판결의 선고로 인하여 출원인은 미국 특허법 제145조가 규정하는 절차를 이용한다고 하더라 도, 특허상표청의 변호사비용까지 부담할 필요가 없게 되었다는 점에 서, 특허권을 획득하려는 출원인에게 유리한 판결이라고 평가할 수 있 다. 나아가 Nantkwest 판결은 특허출원과 관련된 실무뿐만 아니라 상표 출원과 관련된 실무에도 상당한 영향을 줄 것으로 예상된다. 미국과는 달리 우리나라는 변호사비용에 대하여 패소자부담원칙을 채택하고 있다. 다만 우리 민사소송법 제109조 제1항은 “소송을 대리한 변호사에게 당사자가 지급하였거나 지급할 보수는 대법원규칙이 정하 는 금액의 범위 안에서 소송비용으로 인정한다.”고 규정하고 있기 때문 에, 이에 근거하여 인정되는 변호사비용은 승소당사자가 자신의 소송을 수행한 변호사에게 지급한 전체 변호사비용이 아니라, 대법원규칙으로 정한 금액의 범위이내이다. 우리나라와 같이 변호사비용을 소송비용에 산입하여 승소당사자가 패소당사자로부터 자신이 지출한 변호사비용 을 직접 받아낼 수 있도록 한 국가에는 독일, 프랑스, 오스트리아, 영국 등이 있다.

Article 145 of the U.S. Patent Act stipulates how to file a civil suit against the Director of the USPTO in the Eastern District Court of Virginia, in order for the applicant to appeal against the PTAB's refusal to grant a patent. And Article 145 of the U.S. Patent Act states that all the expenses of the proceedings shall be paid by the applicant. On December 11, 2019, the U.S. Supreme Court had found that the expenses under section 145 of the U.S. Patnent Act were not covered attorneys' fees based on the “American Rule”. The Nantkwest decision is significant in that it supports the legal importance of the “American Rule”, a general principle on the burden of attorney’s fees. In particular, the decision may be evaluated favorable to applicants seeking patent rights, given that the applicant does not have to pay the USPTO's attorney’s fees, even if the procedure prescribed by Article 145 of the U.S. Patent Act is used. Furthermore, the decision is expected to have a significant impact on the practice of trademark applications as well as on the practice of patent applications. South Korea adopts “Bitish Rule” on the burden of attorney’s fees. However, Article 109(1) of the Civil Procedure Act stipulates that “the fees paid or to be paid by the parties to attorney who represented the case is recognized as litigation costs within the limits of the amount prescribed by the Supreme court’s rules”. Like South Korea, Germany, France, Austria and the United Kingdom are among the countries where the prevailing party can directly obtain attorney’s fees from the losing party by inserting attorney’s fees into the litigation costs.

대학교수 홍길동이 대학창업기업을 창업하는 사례가 적지 않다. 그 경우, 홍길동은 대학교수의 직위와 대학창업기업의 종업원의 직위를 겸직하게 되므로, 홍길동이 창출하는 직무발명의 권리관계가 복잡해진 다. 특히, 그 직무발명이 큰 수익을 유발하는 경우 대학과 대학창업기업 사이에 분쟁이 촉발된다. 실제로, 서울대-툴젠 사건이 발생하였는데, 그 사건을 양측이 어느 정도라도 납득할 수 있게 해결하는 특허법적 방안이 제시된 바가 없다. 이 글은 유사한 사안에서의 해결방안을 다음 과 같이 제시한다. 첫째, 일반적으로는 대학(대학교수 홍길동 포함) 및 대학창업기업(종업원 홍길동 포함)이 같이 공헌하여 해당 직무발명을 창출한다. 즉, 해당 특허에 대해 대학 또는 대학창업기업이 지분을 전혀 가지지 못하는 사례는 매우 드물다. 둘째, 그 공헌된 바(input)에 비례하 여 해당 직무발명, 나아가 특허에 대한 지분율(output)을 산정하여야 한다. 셋째, 그 공헌에는 발명자의 창작적 요소 외에 연구비, 기자재, 보조인력, 기존 지식 등의 비창작적 요소가 포함된다. 발명의 창출을 위해 발명자의 창작적 공헌만 필요한 것이 아니라 비창작적 요소의 공헌도 필요한 것이다. 넷째, 전체 발명의 창출에 비창작적 요소가 공헌하는 비율은 판례의 평균치에 따르면 80%에 달하며, 그 수치는 해당 기술분야, 해당 연구개발의 특수한 상황 등에 따라 조정되어야 한다. 다섯째, 발명의 창출까지 대학 및 대학창업기업이 비창작적으로 공헌한 비율, 각 X% 및 Y%, 대학의 발명자 및 대학창업기업의 발명자의 창작 적 공헌의 합을 각 P% 및 Q%로 파악한 후, 비창작적 요소의 공헌도 80%를 적용하여 대학 및 대학창업기업의 특허권 지분율을 산정하는 방법을 다음 표와 같이 제시한다.

It is not unusual for a University professor to establish a spin-off company. In that case, the professor normally maintains professor status in the University and employee status in the company as well, complicated legal issues being resulted in from an employee invention created by such dual positions. Especially, when the employee invention earns huge revenue, dispute is being raised between the University and the spin-off company. In the real case of Seoul National University v. Toolgene, as far as this author knows, no patent law solution has been suggested in resolving the dispute. This paper suggests a set of solutions as follows. Firstly, normally both a University and a spin-off company together contribute to creation of an employee invention. In other words, it would be very rare where a University or a spin-off company does not enjoy any small portion of share of the patent made by the employee invention. Secondly, each party’s share rate (output) of the patent must be commensurate with the contribution of each party (input). Thirdly, In such contribution, not only creative (inventive) contribution is included, but also non-creative factors, such as R&D budget, facility, supporting staff, existing knowledge shall be included. To create an employee invention, not only creative factors but also non-creative factors are necessary. Fourthly, average rate of non-creative factors affected to create an employee invention is about 80% according to the case precedents. Such a number would be adjusted by some factors, such as specific field of relevant technology, specific R&D environment of the invention, etc. Based on such understanding, this paper suggests a novel and simple method to calculate each party’s share rate of the relevant patent.

본 연구는 농업 분야의 기술 이전에 영향을 미치는 특성과 요인을 규명한다. 대부분의 기존 기술이전 연구는 기술 지식 창출 및 이전 과정 에서 기술역량, 마케팅과 조직적 요인에 초점을 맞추고 있다. 본 연구는 특허 품질이 기술 이전에 미치는 영향을 분석한다. 농촌진흥청과 한국 식품연구원이 2001년부터 2016년까지 특허청에 등록한 총 4,151건의 특 허를 이용하여 로지스틱 회귀 분석을 수행하였다. 실증 분석 결과에 따르면 발명자 수와 공동출원은 기술이전에 긍정 적 (+) 효과가 있는 반면 R&D 지원은 부정적 (-) 효과를 나타내었다. 인용 횟수와 패밀리 규모는 긍정적 (+) 효과를 나타내지만 다른 특허 품질 지표(IPC 수, 청구항 수)는 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타 났다.

This study investigates the characteristics and factors affecting technology transfer in agricultural sector. Most extant research focus on the technological capabilitties, marketing and organizational factors in the process of creating technoloical knowledge and transfer. We examine the effects of patent quality on the technology transfer. A logistic regression analysis was conducted using total 4,151 patents registered from 2001 to 2016 by Rural Development Administration, Korea Food Research Institute. Empirical results show that joint filing and number of inventors have a positive (+) effect on technology transfer, while R&D support exhibit a negative (-) effect. The number of citations and the number of families show a positive (+) effect while other indicators (IPC number, number of claims) are not statistically significant.

상호는 상품을 제공하는 주체를 표시하는 것이며 상표는 그 상품 자체를 특정하기 위한 수단이므로 개념상 명확한 차이가 있다. 상호와 상표에 관하여 현행법은 상법과 상표법에서 그 내용을 각각 규율하고 있다. 하지만 상호와 상표는 상품의 식별력과 가치를 창출하는 기능을 가지므로 실질적 기능이 유사하다. 따라서 상호와 상표의 기능이 중첩 되는 영역에서는 법적 충돌이 발생할 수 있다. 상법에는 상표법이나 부정경쟁방지법 등 다른 법률과의 관계를 고려 한 규정이 없으므로 상호에 관하여 다른 법률에 규정한 내용이 있다면 그것이 우선하도록 규정하는 것이 바람직하다. 상표법은 상표권 효력제한 규정에 상인의 동일성을 표상하는 상호의 자유로운 사용을 보장하기 위한 내용을 포함하고 있다. 상표법은 “자기 의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표”의 경우에는 등록된 상표 권의 효력이 미치지 아니하도록 하였다. 그러나 이러한 표현은 그 의미 가 명확하지 않으므로 그 범위를 축소하고 누구나 예측 가능하도록 개정하는 것이 바람직하다. 해당 조항을 “자기의 상호를 보통의 방법으로 표시하거나, 선등록 상표권과 동일·유사하지 않은 형태로 상거래 관행에 따라 사용하는 상 표”로 개정하는 것이 바람직하다. “보통의 방법으로 표시한다.”는 것은 상호를 자구의 급격한 변화 없이 표시한다는 종전 판례의 해석에 따를 수 있다. 그리고 선등록 상표권과 동일·유사한 형태로 사용하는 상호는 상거래 관행에 따른 상표로의 사용을 무한정 인정할 경우 먼저 등록된 상표권의 보호 범위를 지나치게 축소하게 되므로 이를 제한하기 위함 이다. ‘상거래 관행’에 관한 판단을 오로지 법원의 재량으로 하기 보다는 그 범위를 제한하고 종래 판례 이론을 흡수할 수 있도록 명확하게 개정 하는 방안을 제시한다.

Company names and trademarks are conceptually divided, but there are many overlapping elements in their functions. Company names and trademarks both have functions of creating product’s identification and value, consumer’s credit for manufacturers and sellers. So they can be considered to have very similar practical functions. Therefore, if it is not supplemented in consideration of the relationship between the Commercial Law and the Trademark Law, there will be inevitable conflict between the two legal relations. If there are other laws concerning company name rights, provisions should be made “the other laws shall take precedence” in Commercial Law. And in order to protect the company name rights of others, the Trademark Act has regulations on registration and restriction of validity, but there are areas where it is not clear to what extent company name rights will be protected. Rather, it can be seen that the laws before the 2016 Trademark Law amendment are more clear and predictable. We agree with the purpose of protecting the company name rights of small business owners, but the expression “used in accordance with commerce practices” is unclear and unrestricted. It is desirable to narrow the scope and define more clearly. Until now, it has been difficult to find cases about the Supreme Court judgement through the relevant regulations of current law. But even if the law has been revised, it is difficult to think that there will be a dramatic change from the contents of the judgment in the past. Rather than making judgments on commercial practices solely at the discretion of the courts, it is desirable to limit the scope and revise law in a clear direction to absorb the existing case theory.

2020년의 ‘방탄소년단화보집 사건’에서 대법원은 ‘유명인의 동일성’ 을 사용한 행위가 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호를 위한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’)’의 일반조항에 해당한다는 결정을 내렸다. 또한, 대법 원은 ‘연예인의 이름과 사진 등을 상품이나 광고 등에 사용하기 위하여 그 연예인이나 소속사의 허락을 받거나 일정한 대가를 지급하는 것’을 엔터테인먼트 산업 분야의 ‘상거래 관행’으로 인정하였다. 이 논문의 목적은 ① 지금까지 법원들이 이른바 ‘퍼블리시티권’에 관 한 판결을 내리며 침해요건으로 제시하였던 ‘상업적 사용’의 의미와 판 단기준을 일반조항의 ‘공정한 상관행 위반’ 요건과 ‘영업을 위한 사용’ 요건에 어떻게 받아들일지 검토하고, ② ‘2020 저작권법 전부개정초안’ 에 신설된 ‘초상등재산권’ 규정이 ‘표현의 자유’에 미치는 영향을 평가하 는 것이다. 그리고 ① 지금은 ‘유명인의 동일성’을 ‘약한 재산권’으로 보호할 단계 이므로, ‘위법성’ 요건인 ‘공정한 상관행 위반’ 요건보다는 ‘행위’ 요건인 ‘영업을 위한 사용’ 요건을 중심으로 일반조항을 적용하는 것이 적절한 점, ② 따라서 그동안 ‘유명인의 동일성’ 사용에 관하여 법원의 판결을 거쳐 ‘정당한 표현행위’로서 유형화된 행위는 ‘영업을 위한 사용’ 요건을 불충족한 것으로 판단하고, 아직 유형화되지 않은 사용행위는 ‘공정한 상관행 위반’ 요건을 적용하여 유형화하는 과정이 필요한 점, ③ ‘2020 저작권법 전부개정초안’에 ‘초상등재산권’을 신설한 것은 ‘유명인의 동 일성’을 ‘강한 재산권’으로 보호함으로써 ‘표현의 자유와의 균형’과 ‘법 적 안정성 확보’를 찾는 과정을 왜곡하기 때문에 적절하지 않다는 점 등을 주장한다.

In ‘BTS Case’ in the year 2020, the Supreme Court held that commercial use of celebrities’ identity satisfied the general provision of the Unfair Competition Prevention Act(hereinafter ‘general provision’). The Supreme Court also admitted that it had been a ‘fair trade practice’ in entertainment industry to get permission or to pay royalties for the commercial use of celebrities’ names or pictures on merchandise or in advertisement. The purpose of this article is ① to suggest how to accept, the meaning of ‘use for the purpose of trade’ interpreted by courts in so-called ‘right of publicity’ cases, into the ‘use against fair trade practices’ and the ‘use for the purpose of trade’ conditions of the general provision, and ② to evaluate the impact of the ‘2020 Draft Bill for Copyright Act Amendment’ on the freedom of expression in using celebrities’ identities. This article argues ① that, for now, a ‘liability rule’ is a more appropriate form of protection for celebrities’ identities than a ‘property rule,’ so that the ‘use for the purpose of trade’ condition should play a greater role than the ‘use against fair trade practices’ condition, ② that types of uses that have been categorized by courts as ‘fair expressions’ should be interpreted as ‘not satisfying the ‘use for the purpose of trade’ condition of the general provision,’ while other uses need courts’ examination under the ‘use against fair trade practices’ condition for future categorization, and ③ that the ‘property rule’ approach of the ‘2020 Draft Bill for Copyright Act Amendment’ distorts the process of searching for the ‘balancing point between the freedom of expression and the protection of celebrities’ identities,’ and for the ‘legal certainty.’

교육과 저작권의 관계는 매우 밀접함에도 불구하고 이제까지 학제 간 연구가 충분치 못했다. 본 연구의 목적은 교과서 발행제도의 변화에 따라 저작권법 제25조의 재고가 필요함을 논증하고, 기존 해석의 한계 와 문제점에 대한 대안을 모색하는 데 있다. 저작권법은 교과용 도서에 공표된 저작물을 게재할 수 있는, 일종의 ‘법정허락 제도’를 마련하고 있다. 경제 상황과 저작권에 대한 인식 수준의 차이도 있겠으나, 과거 국정도서 중심의 교과서 체제에서는 권리자의 허락없이 교과서에 저 작물을 게재하는 것에 대한 반발이 크지 않았다. 하지만 지금은 보상금 이 지나치게 적다는 불만부터, 허락없이 저작물이 이용되는 것에 대해 공개적으로 문제를 제기하는 창작자들이 늘어나고 있다. 교과서 발행 에 국가 개입이 점진적으로 줄어들어 자유발행제를 향해 나아가고 있 는 환경의 변화는 저작권법 제25조에 대한 근본적인 변화를 요청하게 된다. 이와 같은 논의를 위해서는 교과서와 관련된 교육정책의 변화와 초 중등교육법·교과용도서에 관한 규정에 대한 이해가 전제되어야 한다. 우선 우리나라의 교과용 도서 관련 현황과 제도를 개관하고 해외의 사례를 살펴보면서 자유발행제의 의미에 대하여 이해도를 높이는 것에 서 연구를 시작한다. 이후 교과용 도서에 대한 현행 저작권법의 배려와 계를 분석하였다. 자유발행제를 채택하고 있는 해외 사례를 살펴보 면, 대부분 교과서 발행을 위해서는 여타 저작물과 마찬가지로 저작권 자로부터 이용허락을 받고 있다. 우리나라 해방 이후 교과서 발행제도 는 크게 변화되어 왔으며, 이미 인정도서의 비율이 80%가 넘고 2020년 시행된 교과용도서에 관한 규정에서는 교육부가 점진적 자유발행제를 위한 개정이라고 그 의미를 밝힌 바 있다. 출판사 주도로 교과서가 영리 목적으로 출판되어 시장에서 경쟁하는 단계에 이른다면, 저작권법의 교과서를 위한 배려도 재고되어야 한다. 이러한 상황에서는 과거와 같 이 교과용 도서라는 이유만으로 저작권자의 일방적 양보를 요구하기 어렵다. 이에 미국, 프랑스, 영국 등 해외에서는 교과용 도서에 저작물을 이용하기 위하여 어떤 방법을 사용하고 있는지 살펴보면서 시사점을 얻고, 현행 저작권법 제25조 제1항에 대한 문제점을 도출하여 대안을 모색해 보았다.

The purpose of this study is to prove the need to reconsider the article 25 of Copyright Act, which is caused by the change of a textbook publishing system and to search the limitation of existing legal interpretation and alternative ways for present problems. Copyright Act provides the statutory license system which allows a work already made public to be published in textbooks. These days the government has become less involved in the textbook publishing system and freely-published textbooks are prevailing. This change requests a fundamental revision to the article 25. To discuss the above issue, the change of education system related to textbooks, the understanding on the regulations concerning textbooks, and the Elementary and Secondary Education Act must be contemplated. This paper examines the present situation of a textbook market and textbook publishing system in Korea and overseas cases, and also analyses pros and cons of present Copyright Act on textbooks. Overseas cases under freely-published textbook system shows that the permission of copyright holders is essential to be reproduced in textbooks. In Korea, the percentage of textbooks recognized by the Ministry of Education is over 80 percent. The Ministry of Education said the regulations on textbooks in 2020 is the revision for gradual freely-published textbook system. In this circumstance, the use for textbook is not a free pass to ask a unilateral sacrifice of copyright holders like before. Thus, this paper researches how overseas countries such as US, France, UK, Etc. can use copyright works for textbooks and deduces the limitation and the problem of interpretation on present Copyright Act, especially Article 25 the clause 1, and also tries to seek an alternative.