Earticle

초록

영어

Since standard essential patents (SEPs) are to be licensed to implementers in many jurisdictions at the same time, severe forum shopping is observed in many cases. Nowadays SEP related disputes have been litigated in the US, the Unified Patent Court in Europe, the United Kingdom, China, India; now in even South American countries including Brazil and Columbia. Even if the European Union finds that the UK violated the WTO TRIPS by declaring an interim license for the SEP implementers, and begins a dispute settlement process at WTO, as it did in WTO dispute settlement process against China on ASI policy, it would be difficult to get a decision of UK's violation of TRIPS. This is because an interim license is issued with a limited duration, i.e. only during the pendency of the SEP FRAND litigation, and got only with payment of interim license fee; and It would satisfy the requirements itemized in Art. 31 of TRIPS and be difficult to argue the interim license itself violate international agreement. The real issue is the scope of the interim license would stretch to all other jurisdictions where the FRAND commitment has been given, i.e. all the jurisdiction where the SEP has been registered including UPC member states, especially Germany which is vert hostile to ASI and interim license. The geographic scope of the interim license is determined, not by the interim license declaration, but by the geographic scope of the FRAND commitment as interpreted by the UK Supreme Court in the decision of Unwired Planet in 2020. If anyone wish to challenge the geographic scope of an interim license, she has to challenge the legal principle declared in Unwired Planet. Up to now, no adjudication has been reported denying the interpretation established by Unwired Planet. As emphasized in Unwired Planet decision, if we ask a patentee to litigate in every jurisdiction where infringement of an SEP is committed to get a declaration of FRAND license fee, it would fail to satisfy the purpose of IPR Policy of a standard development organizations, whcih aims to balance the interests of the SEP patentee and the implementers. Any one country must first claim jurisdiction for SEP FRAND litigation. Since decisions of a foreign court needs to be recognized before executed in another country, claiming a jurisdiction and adjudication an SEP FRAND disputes is not an infringement of judicial sovereignty. Taking these into consideration, it would be difficult to accuse that declaring an interim license by a court sized in a FRAND litigation implies jurisdictional imperialism and violates soverinty.

한국어

표준특허소송은 금액이 엄청나게 크고, 여러 나라에서 동시 다발적으로 실시권이 허여되어야 하는 표준특허의 속성상 표준특허의FRAND 소송에서는 극심한 forum shopping이 일어나고 있으며, 종전의미국, 유럽연합, 영국, 중국, 인도에 이어, 근래에는 브라질과 콜롬비아등 남미국가에 까지 번지고 있어, 국제관할에 관하여 해결책을 찾는일이 시급하다. 만일 유럽 연합이 (또는 회원국간 의사가 일치되지 못하는 경우 독일 단독으로) 영국의 임시적 실시허락을 WTO TRIPS 위반으로 문제 삼는 경우, 한정된 기간에 한정하며, 대가지불을 전제로 하여 실시권을인정하는 것 자체의 국제규범 위배를 주장하기는 쉽지 않아 보인다. 문제는 그러한 실시허락의 범위가 표준제정 기구에 의해 채택된 표준을 실시하는 제품이 판매되는 모든 국가에 미친다는 점과, 그러한 국가들 중에 UPC 회원국이 포함된다는 점이 논란의 이유가 될 것이다. 그러나 임시적 실시허락은 TRIPS wp31조의 요건을 모두 만족시키는것이다. 임시적 실시허락의 효력범위는 당초 FRAND 확약이 행하여진범위에 의해 정해지는 것이지 임시적 실시허락 결정에 의해 가감되는것이 아니다. 표준특허에 관한 재판은 FRAND 확약이 적용되는 특허가등록국가 모두가 global FRAND 조건을 결정하는 소송의 재판관할을 가지는 것이라고 판단한 2020년 영국 대법원의 Unwired Planet 판결의법리가 먼저 부인 받아야 하는데, 아직까지 이러한 이 법리가 잘못된것이라고 한 판결은 없어 보인다. Unwired Planet 판결에서 누누이 강조되었듯이, 권리자에게 수 십개 국가 법원을 찾아다니면서 실시료 결정 재판을 받으라고 요구하는것은 표준제정기구가 추구하는 권리자와 사용자의 권리보호에 있어 균형점을 취하고자 목적하는 표준제정 기구의 지재권 정책에 위배된다. 결국 여러 관할국가 중 누군가 먼저 국제재판관할권을 선점할 수 있다. 외국 재판의 결과를 자국에서 집행하기 위해서는 외국판결의 승인여부를 국내법원이 심사하여야 하므로, UPC나 독일 법원이 영국특허법원 같은 외국법원의 판결에 따라야 하는 의무나 위험도 없다. 이러한점을 종합해 보면, 표준특허의 FRAND 조건을 결정하기 위한 재판에서종국판결 선고까지 한시적 효력을 가지는 임시적 실시권을 허락하는것이 특허권자와 실시자가 신의성실한 자발적 협상자의 지위를 가지고협상을 계속하는 것이 가능하도록 소송외적인 위협요소를 차단하여 침해금지의 위협 없이 대등한 지위에서 신의성실한 협상이 가능하게 하는 임시적 실시권 허어가, 중국의 무분별한 ASI 정책과 달리, 법원의소송지휘의 한계를 벗어났다고 보기 어렵다.

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 중국의 ASI 정책에 대한 WTO TRIPS 위반 판정
1. 사건의 배경
2. WTO 상소중재판정의 경위
3. 쟁점 (I): 다른 회원국의 지재권 보호를 방해하지 않을 의무
4. 쟁점 (II): TRIPS 제28조의 특허권자 보호 의무
5. WTO TRIPS 위반 판정
Ⅲ. FRAND 소송에서 임시적 실시권허락
1. Panasonic v. Xiaomi 1심판결: 임시적 실시권 불인정
2. 항소심에서의 임시적 실시권 인정
3. 이후의 임시적 실시권 법리 적용 확대
4. FRAND 확약에서 임시적 실시허락 의무를 도출할 수 있는가
Ⅳ. 임시적 실시권을 둘러싼 영국과 UPC의 관할 경쟁
1. 관할경쟁의 원인: BREXIT
2. InterDigital v. Amazon사건에서 드러난 관할 경쟁
3. 표준특허 권리자를 보는 눈: 특허권의 배타성 또는 표준의 공유성
4. 표준특허 실시자를 보는 눈: 재산권 침해자 또는 이기적 협상자
Ⅴ. 표준특허 중복소송의 해소
1. 국제적 소송경합 해소와 소송지휘
2. TRIPS에 비추어 본 표준특허 중복소송 해소
3. 표준특허의 임시적 실시허락과 사법주권 침해 논란
Ⅵ. 종합 및 전망
참고문헌
<국문초록>

키워드

표준특허 FRAND 국제재판 관할 임시적 실시허락 자발적 신의성실 침해금지 처분의 위협 소송금지명령 인터디지털 아마존 SEP (Standard Essential Patent) FRAND international jurisdiction interim license willingness good faith threat of injunction TRIPS ASI InterDigital Amazon

저자

• 김성기 [ Seong-Ki Kim | 변리사, 윤앤리 특허법인; 미국 New York 및 D.C. 변호사 ]

참고문헌

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